안녕하세요! 기율특허법률사무소입니다.

오늘은 미국상표의 출원시 주의점에 대해서 말씀드리겠습니다.
미국상표는 한국상표와 정말 정말 다릅니다. 꼭 주의하시길 바래요!

 

 

상표제도에서 미국은 사용주의를 채택한 나라입니다. 등록주의를 택하는 대부분의 나라와 다릅니다. 따라서 미국에서 상표등록을 받기 위해서는 해당 상표를 사용하고 있어야 하고, 사용증거를 제출해야 상표 등록이 허여됩니다. 예외적으로 외국에서 등록된 상표(예: 한국등록상표)가 있는 경우에는 사용증거 제출기한을 등록 후 5년차까지 유예할 수 있습니다.
그래서 출원근거(Filing Basis)를 다음의 3가지 중에서 선택하셔야 합니다.

 

 

◆출원근거(Filing Basis)◆​


우선 미국상표출원을 할 때에는, 사용할 예정 또는 사용 중임을 출원서에 표시해야 하며, 사용 중으로 출원할 때에는 사용 증거를 내셔야 합니다. 또는, 다른 국가에 등록이 된 것을 기반으로 출원을 진행하실 수도 있습니다.

즉, 아래 3가지 중 하나를 고르셔서 진행하시면 됩니다.

사용할 예정 (Intent-to-use)

출원시점에는 상표를 사용하고 있지 않지만 이후 사용예정인 경우 선택할 수 있습니다.
이 출원근거는 미국상표출원이 심사를 통과하여 등록결정되면, 등록결정일로부터 6개월 이내에 미국에서 상표를 사용하고 있다는 사용증거를 제출해야 등록이 완료됩니다.
이 사용증거 제출 기간은 6개월씩 5번, 최대 3년까지 기간연장을 할 수 있습니다. (기간 연장 비용이 상당합니다)

사용중 (Actual use)

출원시 미국에서 상표를 사용하고 있을 경우 선택합니다. 출원시에 사용증거를 제출해야 합니다(제품사진, 브로셔, 웹사이트 등)
사용 중임을 근거로 출원을 하게 되면, 차후 등록결정 후에 사용증명을 따로 할 필요가 없고, 등록도 빨리 됩니다.

외국출원 또는 등록(Foreign application or registration)

외국출원 또는 등록을 출원근거로 선택할 수 있습니다. 우리나라에 출원되거나 등록된 상표를 근거로 미국에 출원하는 경우 이 출원근거를 선택하게 됩니다. 이 출원근거는 사용증거를 제출할 필요가 없으나, 등록결정이 되면 반드시 국내상표등록의 등록원부와 등록증을 번역하여 미국 특허청에 제출해야 합니다.
만약 미국에서 등록결정이 되었는데, 한국에서 등록되지 않는 경우 곤란한 사항에 처하실 수 있습니다. 출원근거(filing basis)를 변경하는 절차가 필요하기 때문입니다.

 

 

◆사용사실 진술서(State of Use)◆

사용증거를 제출하는 경우, 본인이 서명한 사용사실 진술서(State of Use)를 함께 제출해야 합니다.
사용사실 진술서에는 i) 내가 이 상표의 진정한 소유자이고, ii) 현재 모든 지정상품에 대해 이 상표를 사용하고 있으며, iii) 그 증거로 이 사용증거를 제출하며, iv) 이 진술서의 내용에 거짓이 있을 경우 미국 특허청에 대한 사기죄로 처벌 받겠다는 내용(18 U.S.C 1001)을 포함합니다.

 


 

The signatory believes that the applicant is the owner of the mark sought to be registered.
For a trademark or service mark application, the mark is in use in commerce on or in connection with all
the goods/services in the application or notice of allowance, or as subsequently modified.

The signatory being warned that willful false statements and the like are punishable by fine or
imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001, and that such willful false statements and the like may
jeopardize the validity of the application or submission or any registration resulting therefrom, declares
that all statements made of his/her own knowledge are true and all statements made on information and
belief are believed to be true.

 


 

무시무시한 내용입니다.

따라서, 지정상품 중 일부가 미사용 상태에 있음에도 상기 선언서에 서명하여 미국특허청에 제출한 경우, 해당 선언서에 관련된 상표권은 취소의 대상이 됩니다. 즉, 모든 지정상품에 대한 상표가 취소가 되는 것입니다. 나아가 사기죄에 해당하여 처벌받을 수 있습니다.
또한 선언서에는 상표의 최초 사용일과 상표의 최초 상업적 사용일을 기재하여야 합니다.

 

<선언문 예시>

 

상표의 최초 사용일(Date of First Use Anywhere in the world)

세계 어디서든 상업적이든 비상업적이든 상표를 최초로 사용한 날짜를 기재합니다. 미국 특허청이나 경쟁업체가 요구하는 경우, 해당 날짜를 증명할 수 있어야 합니다. 날짜에 관한 증거를 출원시 제출할 필요는 없으나 추후 문제가 되는 경우 제출할 수 있어야 합니다.

상표의 최초 상업적 사용일(Date of First Use in Commerce)

미국내에서 상업적 목적으로 상표를 사용하기 시작한 날짜를 기재합니다. 미국 특허청이나 경쟁업체가 요구하는 경우, 해당 날짜를 증명할 수 있어야 합니다. 날짜에 관한 증거를 출원시 제출할 필요는 없으나 추후 문제가 되는 경우 제출할 수 있어야 합니다.
온라인 쇼핑몰의 경우, 미국 소비자가 주문할 수 있고, 미국 소비자에게 배송할 수 있어야 합니다. 주문이 가능한 페이지의 스크린 샷 등이 필요합니다.

 

 

◆미국 상표 심사◆

주의점 : 지정상품

 

미국상표는 지정상품에서 문제가 자주 됩니다. 특히 포괄적인 지정상품은 거절된다는 사실을 유념해야 합니다.
사전에 미국 특허청 상품 불명확 거절이 나오지 않도록, 현지대리인과 협의하여 미리 검토작업을 거치면 비용부담을 덜 수 있습니다. 미국에서 거절(Office Action)이 나오면 거절대응 비용이 발생하고 이는 의뢰인에게 부담을 주기 때문입니다

미국 상표출원 후 1차 심사결과가 나오는데 통상 4개월 가량이 소요됩니다. 빠른 경우에는 3개월만에 1차 심사가 완료되고 공개 결정(출원공고)이 나오기도 합니다.

공개 결정이 되었다는 의미는 출원서류 포대가 심사관의 손을 떠나서 다른 부서로 이관됨을 의미합니다. 따라서, 심사관에게 포대를 다시 반송하기 위해서는 별도의 절차 (이의신청 제기 절차, 재심사 요청 절차 등)를 밟아야 합니다.

이의신청 절차

 

상표심사를 통과하여 출원공고가 된 상표라 해도 이 상표가 바로 상표 등록이 되는 것은 아닙니다. 상표심사를 통과한 상표라 해도 공개과정에 제3자의 이의제기로 인하여 등록이 되지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 출원된 상표에 대하여 이미 기존에 이 상표를 등록한 사람이나 자신이 가진 상표와 유사하다고 판단한 사람은 이의를 제기할 수 있습니다.
이의신청은 상표공개일로부터 30일 이내에 하여야 하며, 1회에 한하여 이의제기서류 제출을 30일까지 연기할 수 있습니다.

등록결정 후 조치

 

: 사용증거의 제출
만약 “intent to use”로 상표를 출원한 경우에는 등록결정 후 사용증거 및 사용선서서를 제출해야 합니다.
즉 “사용할 예정”(사용의사 intent-to use)으로 표시하여 출원한 경우라면 등록결정일로부터 6개월 이내에 사용증거를 제출해야 최종 상표등록이 완료됩니다. 단, 이 사용증거 제출 기간은 6개월씩 5번, 최대 3년까지 기간연장을 할 수 있습니다. (기간 연장 비용 소요됨)

: 등록 후 5~6년차 사용증거의 제출
또, 등록이 완료되었다고 하여도 등록 후 6년이 되기 전에, 사용증거를 다시 제출해야 합니다. 이때 사용증거를 제출하지 못하면 등록이 직권 취소됩니다.

 

미국 상표 비용

 

: 관납료
미국 특허청에 대한 예상 소요 비용은 다음과 같습니다. 지정상품을 미국상표청 공식명칭 중에서 선택할 경우, 미국 특허청 관납료는 $225입니다. 그러나, 한국 등록 상표를 기초로 하는 출원(44d)인 경우에는 비공식 명칭이 포함된 경우가 대부분입니다. 비공식 상품 명칭이 포함된 상표 출원서 관납료는 $275입니다.

: 대리인료
한국대리인의 수수료와 미국대리인의 수수료를 합쳐서 비용이 청구됩니다. 비싼 대리인을 쓰느냐 저렴한 대리인을 쓰느냐에 따라 상당한 비용차이가 발생할 수 있습니다.

: 필요서류 (44d 한국상표를 기초로 하는 경우)
출원인이 회사인 경우, 필요한 서류는 다음과 같습니다.

1. Declaration/POA (위임장)
2. Info Sheet (상표 및 출원인 정보)
3. 한국상표 영문 등록증 원본 (특허청장 날인이 된 원본을 칼라 스캔)
4. 한국상표 등록공보 원문과 번역문
5. 한국상표 등록공보 번역자 선언서