국가마다 다른 절차를 파악하지 않고서는
해외대리인으로부터 비용폭탄을 맞게 됩니다.

 

 

미국은 그 중에서도 가장 무시무시한 대리인 비용을 청구하는 나라입니다.
또 미국은 외국출원 중 통상적으로 가장 먼저 출원하는 나라입니다.
외국 중 특허가 가장 빨리 등록되는 나라이기도 합니다.
그래서 미국특허제도는 외국특허법 중에서도 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.

 

 

한국에 특허, 실용신안, 디자인이 있다면,
미국은 기술특허(Utility Patent), 디자인특허(Design patent), 식물특허(plant patent)가 있습니다.
미국에는 한국처럼 실용신안제도를 별도로 두지 않고 특허로 규정하고 있습니다.
한국의 디자인은 미국에서는 디자인특허에 해당하며, 단순히 용어의 차이입니다.
미국에서 규정하고 있는 식물특허는 우리나라에서 특허법으로 규율하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

<주의해야 하는 제도>

 

미국 특유의 제도로 인해 미국 출원시에 주의해야 할 점이 몇 가지 있습니다.

 

 

첫째로 명세서의 번역입니다.
한국 특허청구항을 그대로 번역해서 제출한다면 불필요한 거절이유가 발행되고,
등록이 된다고 해도 권리행사가 힘들어집니다.
비용을 아끼기 위해 번역은 한국에서 하는 편이지만,
적어도 청구항 만큼은 미국 실무에 정통한 이가 검수를 해야 합니다. 이에 대해서 비용을 아끼지 마시기를 권해드립니다.

 

 

둘째로 청구항의 개수입니다.
미국은 청구항끼리 다중인용을 하는 경우 인용하는 청구항의 개수를 카운트하므로,
청구항의 개수가 실제보다 많이 카운트될 수 있습니다.
청구항이 20개가 넘어가면 상당한 가산료가 청구되므로
이를 적절히 수정해야 비용을 아낄 수 있습니다.

 

 

셋째로 발명자 선언서입니다.
다른 나라와 달리 발명자가 본 발명의 진실한 발명자라는 내용을 선언하는 발명자 선언서를 제출해야합니다.
출원시에 위임장과 함께 제출하지 않는다면
부가적인 관납료와 함께 추가로 제출해야 하므로
출원시에 제출하는 것이 바람직합니다.

 

 

넷째로 IDS(Information Disclosure Statement)입니다.
특허출원인이 자신이 알고 있는 선행문헌을 미국 특허청에 알리고 특허심사에 참고하는 제도입니다.

예를 들어, 미국출원시까지 다른 국가에서 인용된 선행문헌들은 심사과정에서 반드시 제출되어야 합니다. 이 제도를 지키지 않는 경우 특허를 등록받아도 미국에서 권리행사를 할 수가 없는 페널티가 있습니다. 만약 IDS를 초기에 제출하지 않고 늦게 제출한다면 IDS 제출비용이 또 발생합니다. 심사가 끝난 후에 제출해야 한다면 심사를 다시 해달라는 RCE(Request for continued examination)를 제출해야 하므로, 초기에 반드시 제출해야 하는 서류입니다.

 

 

다섯째로 발명의 성립성 문제입니다.
BM발명, 즉 비즈니스 모델 발명은 사업아이디어인 영업방법이 컴퓨터/인터넷 상에서 수행되는 발명입니다. e-commerce, 보험, 뱅킹 등이 이에 해당됩니다.

 

 

그런데 이런 BM(Business Method)발명이 미국에서 등록받을 수 있는 가능성은 그리 높지 않습니다.
추상적 아이디어(Abstract Idea)는 과학과 산업의 기초 빌딩 블록이므로 특허법을 통해 점유할 수 없다는 미 대법원 판례때문입니다.

 

구체적으로 미국 연방대법원은 Bilski v. Kappos 판결에서 “상용품 시장거래 과정에서 가격 변동의 리스크를 회피하는 영업방법은 추상적 아이디어여서 특허대상이 아니다”라고 판시하였고, 2014년 6월, Alice Corporation v. CLS Bank 사건에서 추상적 아이디어를 컴퓨터 시스템에 연계한 것에 불과한 소프트웨어(SW) 발명은 특허대상이 될 수 없다는 판결을 선고하였습니다. 워낙 유명한 사건이라 Alice 판결 이라고 부릅니다.

 

 

Alice 판결이 있은 후에는,
특허 침해 소송에서 기존의 등록된 소프트웨어 및 BM 특허들의 무효화 주장이 눈에 띄게 증가했으며
성공률도 소프트웨어 특허는 65%, BM 특허의 경우 78%에 육박하게 되었습니다. 그래서 BM발명을 미국에 출원하는 경우 반드시 추가적인 검토가 필요합니다. 철저히 준비하지 않으면 등록을 받지 못하게 될 가능성이 높기 때문입니다.

 

 


미국의 대리인 비용은 살인적입니다.
심지어 이메일에 답변을 해준 것까지 모두다 대리인 비용으로 청구를 하며,
서류를 빠뜨리면 관납료와 대리인 비용이 동시에 발생하게 됩니다.
미국 대리인 비용은 시간당 최소 200불 이상입니다.
그러므로 절차를 숙지하고 있는 국내대리인을 선정하여 미국출원을 진행하셔야
비용낭비를 막을 수 있습니다.

 

 

 

기율특허사무소