특허출원과 실용신안출원의 차이에 대해 알아보자.

 

특허는 자연 법칙을 이용한 기술사상의 창작으로써 고도(高度)한 것인 발명을 대상으로 한다. 실용신안은 자연법칙을 이용한 기술사상의 창작으로써 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안을 대상으로 한다.

 

실용신안법의 고안은 특허법의 발명과 달리 ‘고도’라는 말이 없으므로, 발명보다 난이도가 낮은 것으로 취 급된다. 그래서 실용신안제도에 대해 알고 있는 사람들은 발명의 난이도가 낮은 경우 “실용신안출원을 하고 싶어요”라고 말한다.

 

그런데 실용신안으로 출원하면 더 쉽게 등록받을 수 있을까?

 

최근 경향은 반드시 그렇지는 않다. 과거에 변리사들이 실용신안 출원을 많이 권한 이유는 국내에서 실용신안출원은 실체심사 없이 등록이 가능했기 때문이다. 과거 특허청에서는 실용신안 선등록제도를 통해 실체심사를 하지 않는 방식이나 기초적 요건만을 심사하여 등록을 해주었다.

 

그러다가 2006년 10월부터 출원된 실용신안출원에 대해서는 실체심사를 하는 것으로 제도가 변경되었다. 그래서 특허 등록보다 실용신안 등록이 월등히 쉬웠던 시절은 끝났다. 실용신안은 특허에 비해 진보성의 판단기준이 낮아서 조금 더 쉬운 발명이어도 등록이 가능한 것이 원칙이다.

 

하지만 현재 한국 특허청에서는 실무적으로 큰 차이를 두고 있지 않다. 참고로 미국은 실용신안제도를 아예 운영하지 않고, 특허와 실용신안을 포괄하는 발명특허(Utility patent)만 운영하고 있다.

 

그래서 최근 대부분의 특허사무소에서 실용신안출원보다는 특허출원을 권하는 일이 많다. 등록까지의 난이도가 비슷하다면 10년간만 권리가 유지되는 실용신안보다는 20년 동안 권리가 유지되 는 특허가 바람직하기 때문이다.

 

다만, 관납료(특허청에 내는 수수 료) 부분에서는 실용신안이 특허보다 절반 정도로 저렴한 장점이 있다. 그러나 중국으로 특허출원을 하는 경우에는 실용신안출원을 적극적으로 권하고 있는 편이다.

 

 

중국은 아직까지도 실용신안출원에 대해 실체심사 없이 등록을 시켜주고 있기 때문이다. 실체심사가 없으므로 등록까지의 비용도 특허비용의 1/3 정도로 낮고, 등록받 은 경우 무효율도 낮은 편이다. 더욱이 등록 후 바로 권리행사가 가능하다.

 

이에 따라 외국 기업들도 중국에 실용신안출원의 비율을 늘리고 있다. 참고로 일본도 실용신안에서 무심사주의를 취하고 있다. 다만 존속기간이 짧고, 일본에서는 실용신안권자가 실용신안기술평가 서를 제시해야만 침해자 등에 대해 실용신안권을 행사할 수 있는 등 제약이 있다.

 

 

 

 

실용신안을 출원할 때 주의할 점은 그 대상이 물품의 형상이나 구조가 있는 것에 한정된다는 것이다. 그래서 제조방법, 비즈니스 방법(BM), 화학, 바이오 등의 형상이 없는 발명은 특허로 출원해야 한다.

 

정리하면, 국내에서는 발명이 너무 간단하다는 등의 특별한 사정이 없으면 실용신안출원보다는 특허출원을 권장한다. 그렇지만 중국에서의 출원은 실용신안출원을 고려해볼 만하다. 다만, 실용신 안은 물품의 형상이나 구조가 있는 것만 가능하다는 점을 주의하자.

 

 

특허는 전략이다저자 기율특허법률사무소 대표 신무연 변리사