1. 미국 특허출원 전 체크포인트

(1) 발명자 선언서

발명자는 특허출원 발명에 대하여 진정한 발명자임을 선언하는 선언서(Declaration)를 제출하여야 하며,

현지대리인을 위한 위임장(Power of Attorney)을 작성하여야 한다.

 

(2) 양도증

만약, 회사에 발명을 양도한 상태라면 그 사실을 입증하는 양도증(Assignment)도 함께 제출한다.

이 모든 서류의 서명은 발명자 명의로 해야 한다.

 

(3) 명세서의 번역

한국 명세서를 그대로 한국에서 영어로 번역해서 제출한다면 불필요한 거절이유가 발행되고,

등록이 된다고 해도 권리행사가 힘들어진다. 비용을 아끼기 위해 번역은 한국에서 하더라도

적어도 청구항 만큼은 미국 특허실무에 정통한 이가 검수하는 편이 좋다.

여기에서 비용을 아낀다면 중간사건에서 더 큰 비용으로 돌아올 수 있다.

 

(4) 청구항의 개수

미국은 청구항끼리 다중인용을 하는 경우,

인용하는 청구항의 개수를 모두 카운트하므로

청구항의 개수가 실제보다 많이 카운트될 수 있다.

미국에서는 출원 시 청구항이 20개 이내여야 기본료만 부가되고

그 항수가 초과되면 상당한 가산료가 부가된다.

또 독립항이 3개를 넘기면 이에 대한 가산료가 부가된다.

청구항을 잘 조절해야 비용을 아낄 수 있다.

 

(5) 발명의 성립성

BM발명, 즉 비즈니스 모델 발명은 사업아이디어인

영업방법이 컴퓨터·인터넷상에서 수행되는 발명이다.

e-commerce, 보험, 뱅킹 등이 이에 해당된다.

그런데 이런 BM(Business Method) 발명이

미국에서 등록받을 수 있는 가능성은 낮은 편이다.

추상적 아이디어(Abstract Idea)는 과학과 산업의 기초 빌딩 블록이므로

특허법을 통해 점유할 수 없다는 미국 대법원의 판례 때문이다.

구체적으로 미국 연방대법원은 Bilski v. Kappos 판결에서

‘상용품 시장거래 과정에서 가격변동의 리스크를 회피하는 영업방법은

추상적 아이디어여서 특허대상이 아니다’

라고 판시했으며,

2014년 6월 Alice Corporation v. CLS Bank 사건에서

추상적 아이디어를 컴퓨터 시스템에 연계한 것에 불과한

소프트웨어(SW) 발명은 특허대상이 될 수 없다는 판결을 선고한 적이 있다.

이는 널리 알려진 유명한 사건이라 ‘Alice 판결’이라고 부른다.

‘Alice 판결’이 있은 후 특허침해 소송에서 기존 등록된 소프트 웨어 및

BM특허들의 무효화 주장이 눈에 띄게 증가했다. 무효 성공률도

소프트웨어 특허는 65%, BM특허의 경우 78%에 이르렀다.

다만, 이에 반대되는 판례들도 있다.

2016년 5월 연방항소법 원은 엔피쉬 SW특허의 특허성을 인정하면서,

엔피쉬 발명이 기존 데이터베이스(DB)와 달리 ‘자기 참조형 모델’

(self-referential model)을 바탕으로 저장 공간을 적게 사용하고

검색 시간을 단축해 컴퓨터 기술을 향상시켰다고 했다.

그리고 2016년 6월 배스컴(Bascom)과 AT&T 간 특허분쟁에서도,

2016년 9월 맥로(McRO) 사건에서도 SW특허의 특허성을 인정한 바 있다.

현재와 같은 경향에서는 BM발명이나 SW발명을 미국에 출원하는 경우

추가적인 검토가 필요하다. 명세서 작성부터 철저히 준비하지 않으면

등록을 받지 못하게 될 가능성이 높기 때문이다.

 

2. 특허요건

(1) 발명의 성립성

한국에서의 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것으로

한정하고 있으나, 미국에서는 발명이나 발견을 의미하고 있으며, 유용성을

지니고 있어야 한다.

(2) 신규성

발명일 이전에 공지 또는 간행물에 게재되었거나, 출원일 1년 이상전에 간행물에 게재,

공용 혹은 판매되었을 경우, 그리고 외국 출원일로부터 12개월이 경과하여 미국에 출원

한 경우에 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허된 경우, 발명일 이전에 미국에서

타인의 특허에 게재된 경우, 포기된 경우 등은 신규성을 상실하게 된다.

 

(3) 비자명성(진보성)

발명일 이전에 공개되거나 기재되어 있지 않았어도 청구하는 발명과 선행기술의 차이가

발명이 이루어진 시점에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로

자명한 것이라면 그 발명은 특허받을 수 없다.

 

3. 미국 특허권 취득 절차

미국 특허청의 심사기간은 1년~2년 정도 소요되며,

우리나라 또는 일본에 비해서 비교적 쉽게 등록될 수 있는 편이다.

따라서, 거절이유를 통지받은 경우 인용참증과 출원발명의 사소한 차이라도 빼놓지 않고

논리적으로 의견을 제시하는 것이 필요하다. 또한, 심사관 면담, 계속 출원 등 특허등록

받기 위해 보장된 다양한 절차가 있으므로 이들 제도들을 잘 이용하면 좋은 결과를 가져올 수도 있다.

전화로도 심사관 면담을 할 수 있으므로 잘 활용하는 것이 등록가능성을 높일 수 있는 팁이다.

 

 

 

4. 출원 구비서류

(1) 미국 직접 출원의 경우

▶ 출원서(transmittal letter)

▶ 명세서(specification)

▶ 선서서(patent application declaration)

▶ 위임장(power of attorney)

▶ 선행기술서(information disclousure statement and list of prior art)

▶ 우선권증명서 양도증(assignment) – 출원을 양도할 의도가 발명자에게 있는 경우

▶ 소기업 선언서(small entity declaration, 50%의 비용 절감 혜택을 받기 위해 제출) 등

 

(2) PCT 출원으로 미국을 지정한 경우

▶ 우선일로부터 2년 6월(30개월) 만료 전까지 출원 국제출원서 사본

▶ 국제출원서 영어번역문 발명자요건의 선서

▶ 선언문 청구범위 보정서 사본

▶ 영어번역문(해당 경우) 국제예비심사보고서에 대한 첨부서류의 영어번역문(해당 경우)

(기본수수료, 미국연방특허청에 등록된 missing parts notice에 의한 부가수수료 납부)

 

5. 존속기간 및 연차료

(1) 존속기간

출원일로부터 20년

 

(2) 연차료

등록일로부터 3.5년, 7.5년 및 11.5년에 연차료를 납부하여야 한다.

이 기간 내에 납부하지 않은 경우에는 6월 내에 연체된 연차료에 대하여 추가요금을 납부하여야 한다.

 

6. 미국 출원 시 활용해야 할 제도 4가지

(1) 가출원(provisional application)

미국의 출원제도 중에서는 가출원이 이용가치가 높다.

명세서를 작성하지 않고, 논문을 그대로 출원하거나

심지어 PPT 한 장으로 가출원을 제출할 수도 있기 때문이다.

가출원만 해서는 특허를 받을 수 없고,

가출원일로부터 1년 내에 우선권을 주장하며 정규출원을 해야 한다.

벨보다 먼저 전화기 특허를 가출원한 안토니오 무치는 정규출원을 하지 못하여 특허를 받지 못했다.

 

(2) 특허심사하이웨이(PPH; Patent Prosecution Highway)

특허심사하이웨이(PPH)란

출원인이 동일한 발명을 2개 이상의 국가의 특허청에 출원하여

어느 한 국가 특허청에서 등록결정서 또는 특허 가능통지서를 받은 경우

다른 국가의 특허청에 제출하여 우선심사를 신청하는 제도이다.

이 PPH제도는 출원인의 비용과 시간을 크게 절약해 줄 수 있다.

미국과 한국은 PPH협약이 체결되어 있다.

한국에 먼저 특허출원을 하고, 이를 기초로 미국에 우선권출원을 했다고 가정하자.

이때 한국에서 먼저 특허결정통지를 받았다면 이를 근거로 미국에 PPH 신청을 할 수 있다.

또한 PCT출원의 국제조사보고서에서 특허성이 있다는 언급이 있다면

이 국제조사보고서를 기초로 PPH 신청도 가능하다.

그러면 미국 심사관은 한국에서 인용된 선행문헌이나 극복과정을 참작하게 되고,

적어도 거절이유 통지가 1번은 덜 나오게 된다.

미국에서 거절이유 1번이 덜 나오게 되면 적어도 200~300만 원이 절약된다.

PPH 신청 시 특허 등록률이 올라간다는 통계도 있다.

 

(3) 관납료 할인 적용

미국 출원 시 관납료를 신중히 검토해야 한다.

미국에서는 대기업이 아닌 소기업이나 개인인 경우 관납료를 할인해 주고 있다.

미국 출원의 관납료는 large entity(대기업), small entity(중소기업), micro entity(개인)으로 구분된다.

그리고 중소기업은 관납료를 50%, 개인은 75% 할인해준다.

관납료 할인은 출원 시부터 등록, 그리고 연차료까지 모두 적용되므로

micro entity이나 small entity에 해당된다면 반드시 할인을 신청하기를 권한다.

주요 요건을 보면

small entity는 종업원이 500명 이하여야 하고,

micro entity는 출원인이 4개 이하의 미국 출원만을 가지고

출원인 모두가 미국 평균 근로소득의 3배 이내여야 한다.

특히 micro entity의 경우 증명해야 하는 서류가 있으므로 신청이 번거롭다.

하지만 micro entity 요건이 되는데도 small entity로 진행하는 경우

20년간 특허를 유지하는 데 최소 수백만 원 이상의 비용차이가 발생하게 된다.

신청할 때 꼭 알아두어야 할 사항이다.

수년 전 필자가 미국에 소기업의 특허출원을 진행하던 도중,

선정했던 미국 대리인이 자신들의 로펌에서는 micro entity를 취급하지 않는다고 고집하여

다른 로펌으로 대리인을 변경한 적이 있었다.

그냥 진행했다면 출원인에게는 최소 수백만 원의 추가비용이 발생했을 것이다.

 

(4) 부분계속출원(CIP)

미국에서는 원출원이 계속 중이면 언제든지 개량발명을 계속해서 출원할 수 있다.

특히 부분계속출원(CIP)을 이용하면 원출원의 최초 명세서에 기재되지 않은 내용에 대해서도

기재할 수 있는데 원출원과 동일한 부분에 대해서만 출원일이 원출원일로 앞당겨진다.

한국의 국내우선권주장출원과 달리 원출원이 취하되지 않으므로

하나의 특허에 기초하여 수십 개의 특허가 나오기도 한다.

기업에서 특허 포트폴리오를 구축할 때 이용가치가 높다.

정리하면, 미국의 특허등록은 유럽이나 일본에 비해 어렵지 않은 편이다.

그렇지만 미국의 대리인 비용은 살인적이다.

이메일에 답변을 해준 것까지 모두 대리인 비용으로 청구를 하고,

서류를 빠뜨리면 관납료와 대리인 비용이 동시 발생한다.

그러므로 미국 특허청의 절차를 숙지하고 있는 국내대리인을 선정하여

미국 출원을 진행해야 비용낭비를 막을 수 있다.

 

감사합니다.

 

기율특허법률사무소