[특허출원상식] 특허는 배타권

특허발명이라도 반드시 실시할 있다는 보장은 없다

 

 

“제가 그들의 특허를 침해한다는 경고장을 받았습니다. 그런데 저도 특허를 가졌는데, 어떻게 침해입니까?”

B기업으로부터 경고장을 받은 A기업의 대표가 나를 찾아와 억울함을 토로한 적이 있었다. 자주 겪는 상황이다. 경고장을 받거나 침해 소송을 당한 분들로부터, “나도 특허를 가지고 있는데 상대방이 침해라고 주장한다”라는 말을 자주 듣는데, 이는 특허의 본질에 관한 오해 때문이다.

앞에서 특허권은 독점권이라고 했다. 이 독점권은 자신의 특허 발명을 다른 이가 실시할 수 없게 한다. 즉 A발명에 대해 특허로 등록을 받으면 A발명을 그 누구도 실시(생산, 판매 등의 행위)2)하지 못하도록 할 수 있다.

 

 

 

 

2) 발명의 ‘실시’란, 물건의 발명인 경우 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위, 제조방법 발명인 경우 그 제조방법에 의해 생산된 물건을 실시하는 행위를 말한다(특허법 2조 3호)

그러나 A발명에 대한 특허가 있다고 해서 A발명의 특허권자가 A발명을 자유롭게 실시할 수 있다는 의미는 아니다. 좀 더 정확하게 말해보자.

 

 

 

 

특허권의 본질은 배타권이다. 특허는 자신의 특허발명을 다른 이가 실시할 수 없게 할 뿐 자신의 특허발 명의 실시를 보장하는 허가증이 아니다. 그 이유는 자신의 특허발 명 이전에 수많은 특허들이 쌓여 있기 때문이다. 스마트폰 1개에는 대략 7~8만 건의 특허가 얽혀 있다.

그래서 자신이 스마트폰 특허 중 1개를 획득했더라도 스마트폰을 자유롭게 생산·판매할 수는 없다. 그렇게 하기 위해서는 스마트폰에 이미 존재하는 특허들을 회피하거나 사용허락(라이선싱)을 얻어야 한다. 내가 만약 스마트 폰의 카메라를 통해 사용자를 0.1초만에 인식하는 기술을 특허 받았다고 하더라도 기존 스마트폰 카메라 특허권자의 허락이 필요할 수 있다는 의미이다.

이 발명을 사용해 사용자를 인식하려면 결국 스마트폰 카메라를 이용해야 하니까. 최초의 특허는 앞서 설명한 이탈리아의 사례처럼 완전한 독점권을 의미했을 것이다. 특허제도의 도입 초기에 대부분의 발명특허는 그 이전에 특허가 존재하지 않았던 원천특허였기 때문이다.

그렇지만 특허의 수가 많아지면 나중에 생긴 특허는 먼저 나온 특허를 이용하게 되는 개량특허일 수밖에 없다. 특허법 제98조에서는 선행특허와의 이용저촉관계를 규정하고 있다. 특허법 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계)는 ‘특허권자 는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명을 이용하는 등의 경우, 그 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로 실시할 수 없다’고 규정한다.

후출원 특허권자의 특허발명이 선출원된 특허를 이용한다면 선출원 특허권자의 허락을 받아야만 실시할 수 있다는 뜻이다. 그러므로 내가 어떤 발명 에 대하여 특허를 받았기 때문에 특허침해가 발생하지 않는다는 논리는 옳지 않다. 기존에 등록된 다른 이의 특허와의 침해 문제는 별개로 검토해야 한다.

 

 

 

 

특허권의 획득과 침해회피는 무관하다는 사실을 다시 한 번 강조하고 싶다. 많은 분들이 이 두 가지를 혼동한다. 침해회피는 특허권 획득과는 별도로 전략을 짜야 하는 사안이다.

 

 

특허는 전략이다저자 기율특허법률사무소 대표 신무연 변리사