“독도참치”라는 상표는 2017년에 무효심결이 확정되며 소급하여 무효가 되었습니다. 독도에서 잡힌 참치를 쓰지 않음에도 불구하고 독도참치라는 명칭을 등록받았다는 이유입니다.

 

 

좀더 자세히 살펴보면, 참치전문 프랜차이즈사업을 하는 가맹본부인 (주)독도참치가 2013년에 “

참치전문간이식당업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}”, 참치전문식당체인업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}에 대해 “독도참치”라는 상표를 등록하고 영업을 한 것입니다.

 

 

 

그리고 가맹계약을 해지한 일부 가맹점주들이 독도참치 상표를 계속 사용하는 것에 대하여 사용하지 못하도록 법적 조치를 취했으나, 가맹점주들이 등록상표를 무효로 해달라는 무효심판을 제기하였습니다.

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법원에서는 두가지 쟁점이 문제가 되었는데요,

첫번째는 상표법 3314호에서 현저한 지리적 명칭만으로 상표는 등록받을 없다고 규정하고 있기 때문입니다. 다만, 이 규정의 예외로 상표법 제33조2항에서 오랜 기간 상표를 사용해서 수요자들에게 현저히 인식되는 경우 등록이 가능하다고 하고 있습니다. 독도참치는 전국적으로 알려진 상표인바, 법원은 이 부분에 대해서는 판단하지 않은 것으로 보입니다.

두번째로 무효의 근거가 되는 조항은 상표법 34112 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록받을 없다라는 것입니다. 법원은 이 규정을 적용하여 본 상표를 무효시켰습니다.

지정서비스업이 “독도근해에서 어획한 참치를 사용함”으로 한정되어 있었고, 실제로 독도근해에서 어획한 참치를 사용하는 것이 아닌 다른 곳에서 잡힌 참치를 사용한다는 진술이 판단에 크게 영향을 미쳤을 것입니다.

여기서 가져갈 수 있는 통찰은 상표로서 사용할 브랜드를 만들 때, 수요자에게 품질을 오인하게 할 수 있는 명칭은 가능하면 피해야 한다는 점입니다.

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프랜차이즈 사업의 상표가 무효가 되면, 상표권을 기초로 해야 하는 프랜차이즈 사업에서 상표에 대한 사용료를 받기가 매우 어려워집니다.

다만, 위와 같이 상표가 유명해진 경우에는 등록상표가 없어도 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다는 것이 가맹본부에게는 조금의 위안이 되겠습니다. 위의 사안에서도 항소심 재판부에서는 부정경쟁방지법 제2조에 기초하여 가맹점주에 대한 벌금 200만원이 선고되었습니다.