안녕하세요,

기율특허입니다.

우리의 법은 여러 가지로 사람의 다양한 권리를 보호하는 규정들을 많이 갖고 있습니다.

이 중에서 특허는 새로운 발명에 대한 권리를 보호하기 위한 제도라는 것을 많은 분이 알고 계십니다.

 

새로운 발명을 독점적으로 사용하도록 다른 사람의 침해로부터 보호하는 제도인데,

이러한 발명 중에서 기존의 아이디어와 하나도 겹치지 않는, 세상에 단 하나뿐인 발명을

만들어 내는 사례는 사실 많지 않습니다.

일정 범위에서는 타인이 등록한 권리의 범위에 포함되는 사례가 많기 때문에, 권리 등록에

어려움을 겪는 사람이 있게 되지요. 그렇기에 유사한 발명의 사례가 이미 등록되었을 경우,

권리 취득이 어렵다고 생각해 지레 포기하는 경우가 종종 있기도 합니다.

하지만 유사한 발명에 대한 권리가 이미 형성되어 있어도 나의 발명에 대한 권리 확보방법이

아예 없는 것은 아니라고 말씀드릴 수 있는 데요.

오늘은 유사발명이 등록된 상황 속에서, 자신의 발명이 어떠한 방법으로 권리를 확보할 수

있는지에 대해서 한번 이야기해 보고자 합니다.

 

바로 특허회피라는 개념을 통해서 가능하게 되는데요.

이것은 우리가 발명에 대한 권리를 출원하고 등록하는 과정에서 모르고 넘어갈 수 없는

아주 중요한 개념입니다. 사실상 대부분의 권리 등록 상황에서 전략의 핵심이 되는 개념이지요.

특허회피가 어떤 의미의 단어인지를 설명하자면, 경쟁인이 이미 보유하는 특허를 침해하지

않도록 자신의 발명 설계를 다소 변경하여 출원하는 것을 의미하게 됩니다. 만약 성능의

차이가 없는 수준에서 설계를 약간 변경할 수가 있다면, 이는 상대방이 설정한 특허 권리의

범위를 피할 수 있는 수단이 되는 것입니다.

그렇기에 언제나 발명에 대한 권리를 생각할 때는 이 개념이 어디까지 적용될 수 있는지에

대한 가능성을 염두에 두어야 합니다. 발명한 기술을 먼저 선점할 때도 마찬가지입니다.

선제적 입장이라면 다른 사람이 회피할 가능성을 차단하는 전략을 써야 하며, 후발적

입장이면 유사 선등록 특허가 있는 경우 이 권리를 회피하는 방법을 통해 분쟁을 예방

해야 하는 것이지요.

그렇다면 과연 어떤 방식으로 이루어지게 될까요?

첫 번째로는 기존 유사발명이 갖춘 권리의 구성요소에 초점을 맞추는 것이 되겠습니다.

 

상대 발명의 가장 큰 약점이 되는 부분을 중심으로 변경 설계를 진행해야 하는 것입니다.

이때 발명의 약점이란 것은 분쟁이 일어났을 때 포괄적인 해석이 되기 어렵고 구성적인

제한을 받게 되는 한정적인 항목을 말하는 것입니다. 일반적이지 않고 해당 발명에만

적용되는 좁은 권리로 여겨질 수 있는 부분을 찾는 것이지요.

때문에 이 부분을 우선순위로 두고 유사발명과 다른 쪽으로 설계를 변경하게 됩니다.

이렇게 변경된 발명의 구성 항목 중 어느 한 요소라도 차별성이 있다면, 이미 존재하는

권리와 다른 영역을 차지한다고 볼 수 있으므로, 침해 상황을 해결하는 것이 가능하다

고 볼 수 있습니다. 그리니 자신의 발명을 면밀히 검토해서 기술적 우위가 있는 부분을

전체적으로 고려한 전략을 세우는 것이 필요하다고 하겠습니다.

두 번째로는 전체 요소 규칙 하의 회피 설계를 통한 방법이 있게 됩니다.

 

이 방법은 등록된 권리의 구성 요소 중 일부를 삭제하거나 대체하고, 기능과 품질에 이상이

없는 선에서 제품을 설계하는 방법이라고 볼 수 있습니다.

 

흔히 Pennwalt Rule이라고 불리는 규칙인데, 청구범위의 구성요소 중에 어느 하나라도

제품에 미포함되거나 기능이 빠진 경우에는 침해로 보지 않는다는 것을 이용하는 방법으로

볼 수 있습니다.

위에서 소개한 두 방법을 활용하면 특허의 침해나 분쟁을 예방할 수 있는 수단이 되기도

하고, 자신의 발명에 대한 권리를 확보할 수 있는 수단이 될 수 있습니다.

 

그러니 새로운 발명에 대한 권리 취득을 준비한다면 반드시 알아야 하는 개념이라 할 수 있지요.

이 때문에 특허 출원 전에 자신의 발명과 선행 기술을 꼼꼼히 분석하지 않는다면, 권리의 실현을

이뤄내는데 많은 어려움을 겪게 될 수 있습니다.

 

이런 방법을 통해서 특허회피 설계안이 결정된다면 최종적으로 실행단계를 밟기 전에 세 가지

정도 추가적으로 고려할 점이 있습니다.

첫 번째로는 설계한 전략이 명확하게 분쟁의 대상이 되는 권리의 범위를 제대로 회피하고

있는가에 대한 재검증 절차가 필요하게 됩니다.

 

그리고 이 단계에서 관련된 유사 특허의 권리범위를 다시 침해하지는 않는지 다시 고려할 필요가

있습니다. 권리의 등록 초반 단계에서 실시하는 단계 중에 선행기술조사 단계가 있는데, 이 과정을

다시 진행함으로써 나의 권리가 온전히 등록될 수 있는지 다시 한 번 검토하는 의미가 있게 됩니다.

두 번째로 고려해야 할 것은 바로 새롭게 변경한 설계안이 사업적으로 과연 유용한 지를

다시 한 번 따져보는 단계가 필요하다는 것입니다. 한마디로 총체적으로 수익성이 확보된

방향인지를 다시 계산해 본 뒤에야 최종적인 결정을 할 수 있다는 것입니다.

 

변경된 기술 적용이 제조원가 상승에 얼마나 영향을 미치는지를 따져 봄으로써, 등록할 권리

가 상품성이 있는지를 검토하게 됩니다. 추가로 기술 적용 후에 제품이 기술적으로 진보해서

경쟁우위를 차지할 수 있는지를 파악하고, 최종 제품의 품질에 영향을 미치지는 않는지에

대한 종합적 요인을 고려해야겠지요.

 

다시 말하면 회피하였을 때와 일반 특허료 지급을 했을 때를 비교하여 득과 실을 파악해야

한다는 것입니다. 만약 배보다 배꼽이 더 큰 상황이 된다면 회피를 할 당위성이 의심을 받게

되니 그렇습니다.

고려할 사항 중 세 번째분쟁이 발생했을 때를 대비해서, 스스로 권리침해를 인정해서

특허회피 설계를 하는 행동으로서의 특징을 보이는 방향으로 진행되지 않도록 주의해야

한다는 것입니다.

 

이것은 기업의 전략적 측면에서 당연히 중요한데, 변경된 설계가 기존의 권리로부터 벗어나기

위한 몸부림인 것이 적나라하게 드러나게 되면 당연히 시장 수요자들의 눈에 좋게 보일 리 없습니다.

 

따라서 새로운 모델을 출시하는 것으로 보이도록 위에서 설명한 설계 변경 과정에 대한 대외적

으로 납득할 만한 모양새를 확보할 수 있는 조치가 필요하게 되는 것입니다.

 

기존 권리보유자와의 협상 단계에서도 이런 입장을 지켜나가는 것이 권리의 획득과 보호를

위해서 아주 중요하다고 할 수 있습니다.

 

요약하자면, 특허회피는 기존 발명이 설정하고 있는 권리 범위를 잘 파악하여 이 범위

밖으로 한 발자국 더 이동하는 개념이라고 이해하시면 적절할 것 같습니다.

 

그렇기에 한 발 이동하여 재설계했을 때 비용이 과도하지 않은지를 고려하고, 또 권리 밖으로

나갔다고 생각했지만 또 다른 범위의 영역으로 포함된 것은 아닌지 면밀히 다시 검토하는 것

중요한 사항이 되겠지요.

반대로 이미 특허권을 가진 사람의 처지에서는 회피에 대한 경우의 수를 따져서 방어하는 방법

들을 고려하고 있을 테니 이 또한 깊이 생각해서 총체적인 리스크를 따져가면서 진행하는 태도

가 무엇보다 중요하다 할 수 있습니다.

발명과 관련된 권리 분야에서 나의 발명을 지켜내는 보호 행위는 상당히 단계적이고 어렵습니다.

 

이런 전쟁과 같은 상황에서 특허 등록을 전문가 없이 스스로 해내는 것은 매우 어렵고, 가능하다

고 해도 시간과 노력의 소모가 매우 심해서 등록인의 몸과 마음이 쉽게 지치게 됩니다.

 

만약 등록하려는 발명의 가치가 낮고 경쟁자가 없다면 혼자서 진행하는 것도 나름의 의미는

있겠지만, 사업의 성패와 직결되는 중요한 특허 등록이라면 최저의 리스크를 위해서

기율특허법률사무소와 함께하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

지금까지 특허회피가 무엇인지와 이를 어떻게 실현할 수 있을지에 대해 알아보는 시간이었습니다.

이 개념은 이미 존재하는 특허의 보호범위를 침해하지 않고 더 발전된 형태의 발명으로 특허를 취득

할 수 있는 방법이 되기도 한다는 것이 오늘 설명해 드린 내용의 핵심이라고 할 수 있겠네요.

설명해 드린 내용을 바탕으로 전문가와 상의한다면, 자신의 발명이 정말로 권리를 인정받을 수 있는

지에 대해 알아차릴 수 있고, 만약 권리범위에 문제가 있다면 어떻게 해결할 수 있을지에 대한

전체적인 그림을 이해하는 시간이 되셨을 것이라고 생각합니다.

나의 발명을 성공적으로 등록하게 되는 그 날까지 기율특허법률사무소가 함께 하겠습니다.

 

감사합니다.

 

기율특허법률사무소