안녕하세요,

기율특허입니다.

설빙’은 빙수를 좋아하는 사람이라면 한 번쯤 들어봤을 전통적인 코리안 디저트 카페인데요.

2014년, 한류 열풍을 불러일으킨 드라마 ‘피노키오’를 제작 지원하여 드라마의 성공에 힘입어

유명해졌습니다. 물 대신 우유로 만든 눈꽃빙수를 출시해 인기를 끌었던 설빙의 상표권에도

전쟁 같은 뒷이야기가 숨어 있는데요. 2014년도 설빙은 한류 드라마 ‘피노키오’의 성공을 통해

빙수 업체 중 선두주자로 떠오르며 국내에서 성공적으로 상표등록을 마쳤습니다.

 

한국에서 설빙은 아직도 가장 강한 빙수 브랜드로서 자리매김하고 있습니다. 그리고 설빙은

2015년 중국 시장 진출을 추진하면서 상해아빈식품과 마스터프랜차이즈 계약을 체결했습니다.

마스터프랜차이즈는 사업자가 직접 해외로 진출하지 않고 현지 기업과 계약을 맺어 가맹 사업

운영권을 판매하는 방식입니다. 이때 설빙은 한류 시장의 핵심인 중국 상해에 1호점을 오픈했습니다.

 

본격적으로 중국 시장에 뛰어들어 코리안 디저트의 위상을 알리기 시작한 것입니다.

그런데 문제는 여기서 시작됩니다. 설빙은 중국에 상표 등록을 하지 못한 채 사업을 확장한 것인데요.

상호는 같지만 도형이 다른 유사 상표들이 중국에 이미 등록된 상태였습니다. 이때부터 설빙은 중국

사업에 난항을 겪기 시작합니다.

 

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설빙 CI (출처: 키프리스)

 

중국 상해 중심가에 있는 쇼핑몰에는 설빙과 유사한 간판의 빙수 가게가 생겨났습니다. 심지어 가게 디자인,

종업원 복장, 진동벨, 냅킨까지 설빙의 시스템을 그대로 베껴 영업하고 있었습니다. 설빙을 모방한 짝퉁 업체

중 몇몇은 중국에서 가맹점을 모집하기까지 했는데요. 상표를 유심히 살펴보지 않으면 차이점을 찾기 힘들

정도로 중국판 설빙은 한국 설빙과 유사했습니다. 마치 한국 설빙을 그대로 옮겨 놓았다고 착각할 만큼

설빙의 짝퉁 업체들은 성행했죠. 결국 2015년 라이선스 계약을 맺은 상해아빈식품은 자신들이 중국에서

제대로 영업을 할 수 없다며 한국 설빙에게 손해배상책임을 들어 소송을 제기합니다.

 

법원은 1심에서 설빙의 손을 들어주었지만, 2심에서 중국 업체인 상해아빈식품의 손을 들어주었습니다.

이로 인해 한국 설빙이 물어내야 하는 손해 배상액만 9억 5,650만원이었습니다. 2015년, 설빙은 라이선스비로

10억원의 마스터 프랜차이즈 계약 을 체결했는데, 이 금액에 근접하는 배상액을 손해 배상액으로 지급한 셈이죠.

 

중국판 짝퉁 설빙이 어떻게 한국 설빙의 상표를 가로챌 수 있었던 걸까요?

설빙이 중국으로 진출하기 전 중국 업체들이 선수를 쳐 설빙과 유사한 상표를 먼저 등록했기 때문입니다.

그리고 선출원주의와 외국의 유명상표를 인정하지 않는 중국의 상표 심사 기준 때문에 상표권을 되찾기가

매우 어려웠습니다. 해외로 진출하는 한국 기업은 대부분 외국에 브랜드를 진출한 후 상표 등록을 하는 것이

관례라고 여깁니다. 그렇지만 설빙의 중국 프랜차이즈 전쟁에서 알 수 있듯 중국 법원은 상표권이 중국에

없다면 브랜드를 소유한 한국 기업을 보호해주지 않습니다.

 

앞으로도 설빙과 같은 사례는 얼마든지 생길 수 있습니다.

교훈 상표권을 국내에만 등록하면 설빙처럼 해외 진출 시 난항을 겪을 수 있습니다.

상표권에 관한 설빙의 뒷이야기는 한국 기업들에게 해외 진출 전 해당 국가에 상표권 확보해야 한다는

교훈을 전달하는 사례입니다.

 

감사합니다.

 

기율특허법률사무소