우리 상표법은 상표권자가 상표등록 후 이를 적극적으로 사용하도록 촉진하는

한편 무분별하게 등록만 해놓고 사용하지 않아 타인의 상표선택의 기회를 줄이는

이른바 등록주의의 폐단을 줄이고자 불사용에 의한 상표를 취소할 수 있도록

하고 있습니다.

 

이는 상표법 제119조 제1항 제3조에서 규정하고 있으며, 법문의 내용을 그대로 살펴보면,

 

[제119조 제1항 제3호]

상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이

등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내

에서 사용하고 지 아니한 경우

 

를 상표등록취소사유로 규정하여 누구든지 취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있습니다.

그렇다면 위의 법 조항이 적용되기 위한 요건을 구체적으로 살펴볼까요?

 

1. 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않았을 것

자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는

주문자상표부착생산방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품 제조에

대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고

수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의족하며 생산된 제품 전량이 주문자

에게 인도되는 것이 보통이므로 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나

사용권자의 상표 사용으로 보아야 합니다.

상표권자와 사이에 전용사용권 설정 계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터

통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻었다면 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하여도

등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 적법하게 통상사용권을 설정하여 줄 수 있고,

따라서 이러한 자로부터 상표사용 허락을 얻은 자가 상표를 사용한 것도 본호 소정의

통상사용권자로서의 사용이라 할 수 있습니다.

 

2. 상표의 불사용에 정당한 이유가 없을 것

정당한 이유라 함은 질병 기타 천재지변 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만

아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한 조치 등에 의하여 부득이 등록상표의

지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로

인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함됩니다.

 

3. 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하지 않았을 것

등록상표와 유사한 상표의 사용만으로는 등록상표의 사용으로 볼 수 없지만, 등록상표의

사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회의 통념상

등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함합니다.

본호에 의한 취소를 면하기 위하여는 지정상품과 “동일한 상품”에 사용을 하여야 하며,

유사한 상품에 대한 사용은 등록상표의 사용이라 볼 수 없습니다.

 

다만, 취소심판청구와 관련된 지정상품 전부에 대하여 등록상표를 사용하지 않은 경우에

한하여 상표등록이 취소되며, 취소심판청구와 관련된 지정상품 중 어느 하나에라도 사용한

사실을 입증하면 지정상품 전부에 대한 취소를 면할 수 있습니다.

 

4. 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우일 것

심판청구일 현재 계속하여 3년 이상 불사용 상태가 진행 중이어야 하며, 과거의 3년간의

불사용을 이유로 하는 취소심판청구는 인정되지 않습니다.

상표의 사용은 국내에서의 사용에 한정되며, 본호에서의 사용이란 ‘지정상품과의 관계에서

등록상표가 정당하게 사용’되어야 하며, 그 사용이 ‘불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피

하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이 아니어야’ 합니다.

 

위의 요건을 만족하면 불사용에 의한 취소심판누구든지 청구할 수 있으며, 사용 사실의 입증

책임은 피청구인에게 있으므로 만약 입증을 하지 못하여 취소심판 청구 후 답변을 하지 않는다면

약 1년 이내에 심판이 종결됩니다.

 

비교적 다른 취소심판에 비하여 절차나 요건이 까다롭지 않아 사용하고자 하는 상표가 등록되어

있으나 사용하지 않는 것으로 판단되면 불사용 취소심판을 고려하는 경우가 많습니다.

 

정리하면,

사용하지 않는 물건을 정리하여 그 물건이 필요한 주인에게 사용의 기회를 주는 것처럼, 사용하지

않는 등록상표를 취소시키고 진정 상표를 원하는 자가 사용할 수 있도록 하는 본 제도의 취지

불사용 취소심판 제도의 의의라 할 수 있겠습니다.

 

여러분도 혹시나 사용하고자 하는 상표가 이미 등록이 되었다면 바로 포기하지 마시고 불사용

에 의한 취소심판을 한번 떠올리신 후 혹시 그 상표가 사용중인지를 간단히는 온라인상으로라도

확인해보셔서 특허사무소에 상담을 해보시기를 권유드립니다.

 

감사합니다.

 

기율특허법률사무소