안녕하세요,

기율특허입니다.

일본에서의 특허등록을 생각하고 계신 분들을 위해 몇 자 적어보려고 합니다.

일본에서 특허를 출원한다는 것은 곧 국제특허를 의미합니다. 참고로 우리나라

에서 특허를 출원하였다고 해서 국제적으로 어느 나라에서건 인정을 받는 게

아닙니다.

해외시장 진출이 목적이거나 해외 경쟁사의 모조품 제작을 방지하기 위해

특정 국가를 지정한 다음 해당 국가의 특허출원 절차에 따라 등록을 완료

해야만 비로소 보호를 받을 수 있습니다.

사정이 이렇다 보니 우리나라에서 기능적으로 뛰어난 특허를 해외에서 유사

하게 모방하여 이득을 취하는 경우도 적지 않습니다. 해당 국가에서는 특허에

대한 출원이나 등록을 하지 않은 상태이기 때문에 적절한 대응방안이 없는 게

현실입니다. 그렇기에 사전에 이러한 일이 발생할 소지가 다분한 국가에 미리

특허를 신청하여 권리를 확보하는 작업도 많이 이루어지고 있습니다.

 

국제특허를 출원하는 방법은 두 가지가 있는데 오늘은 국제특허출원제도인

PCT를 이용한 출원 방법에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

출원할 국가가 아직 정해지지 않았지만 3개국 이상의 국가에 출원을

신청할 예정인 경우입니다.

이러한 방식을 이용하면 한 번의 출원으로 PCT에 가입된 국가들에 대해

동시 출원이 가능합니다. PCT에 대해 조금 더 설명을 드리자면 특허나

실용신안에 대해 해외 출원절차를 간소화하고 통일시켜 행정적 절차에

소요되는 부분을 최소화하였습니다.

이는 1970년 체결되어 1978년 발효된 다자 조약으로 2014년 8월 기준으로

148개국이 가입되어 있었으며, 2016년에는 172개국 정도가 가입된 것으로

알려져 있습니다.

만약 이러한 조약이 없었더라면 특허를 출원하고자 하는 국가들마다 일일이

개별출원을 해야 하기에 출원국가가 많은 경우 진행 과정에 있어서 매우

어려움을 겪을 것입니다.

 

PCT에 의한 특허출원을 하기 위해서는 국내에서의 출원은 완료된 상태

여야 합니다. 한편, 추후 각 개별국에서 각국의 특허법에 의거 심사 후

거절이유가 발행되는 경우 해외대리인을 다시 선임하여 대응해야 하는

단점도 있습니다. 또한, 출원서류를 보통 영어로 기재하게 되는데

작성하는데 많은 시간과 노력이 필요합니다.

따라서, 이를 전문적으로 수행할 수 있는 국내 대리인을 사전에

선임하셔서 진행하실 것을 제안 드립니다.

 

그중에서도 일본 특허출원은 비교적 쉬운 절차라고 할 수 있습니다.

이유인즉, 우리나라와 비슷한 특허제도를 가지고 있기 때문입니다.

다른 나라의 특허출원제도도 우리나라와 유사한 부분이 많습니다만

일본의 경우는 일본 특허법의 상당수를 준용하여 더욱 그러하다 하겠습니다.

게다가 일본이라고 하면 우리나라와 지리적으로도 가까우며 수출입량을

놓고 볼 때, 출원이나 등록은 중요한 포인트라고 할 수 있습니다.

만약, PCT 제도를 이용하지 않고 개별적으로 일본에 특허를 출원할 경우

출원서를 일본어로 작성해야 함은 당연한 일입니다. 하지만 여건이 허락지

않는다면 일단 영어로 제출한 다음 2개월 이내일본어로 번역된

출원서를 제출하는 방법이 있습니다.

이는 역으로 다른 나라에서 우리나라에 특허를 출원할 때 먼저 영어로

작성한 서류를 제출한 다음 2개월 이내 한국어 번역본을 제출할 수

있는 것과 동일합니다.

 

일본 특허출원 비용은 22,000JPY로 이전에 14,000JPY보다 1.5배 이상

상승하였습니다. 심사청구 기간에 있어서도 3년으로 우리나라와 동일하며

특허청에 납부하는 관납료 계산 방식도 비슷하다고 할 수 있습니다.

더해서 출원료는 관납료로서 고정비용이나, 심사청구료와 등록료

그리고 연차료의 청구 기준은 청구항목의 개수로 산정합니다.

그렇다면 국내특허와 일본특허의 차이점에 대해 세부적으로 알아보도록 하겠습니다.

먼저 일본의 경우 출원 시 신규성 상실에 대한 예외를 위해 유예기간을

두는 것이 6개월한국의 12개월과는 큰 차이를 보이고 있습니다. 이는

특허출원을 하기 전 발명한 내용을 공개해야만 했던 사정이 존재하였을

6개월 이내에 출원을 하여야만 한다는 의미입니다. 발명자의 입장에서

볼 때, 국내에 비해 심사숙고할 수 있는 시간이 많지 않다는 것입니다.

 

게다가 우리나라에서는 개정법안에 의거 공지예외의 취지 및 증명서류를

심사기관의 의견제출통지 대응기간에 제출이 가능한 반면, 일본은 출원

당시에 신규성 상실 예외를 입증할 수 있는 자료를 제출해야만 한다는

게 절차상 다른 점입니다.

하지만 미국 특허출원에 비해 좋은 점은 있습니다. 다중인용종속항을

허락하며 여기에 소요되는 추가비용도 없다는 점입니다. 다중인용

종속항이라고하면 다른 청구항을 인용하는 종속항 작성 시 두 개 항목

이상의 청구항을 인용한 청구항을 재차 인용할 수 있도록 허락하는 것을 의미합니다.

이는 우리나라와도 다른 방식인데요, 우리나라의 경우는 다중인용종속항

이 다시 다중인용을 하게 되면 거절과 함께 해당 사유롤 통지하는 방식을

취합니다. 이러한 방식은 유사한 종속 항목들끼리 하나로 묶을 수 있으며,

이를 통해 청구항목의 개수를 줄임으로 출원비용을 절감시키는 효과를

가져오기에 일본 특허 출원 시 이 부분을 충분히 검토해 보실 필요가 있습니다.

하지만 우리나라에서는 인정하지 않는 방식이며 미국도 사정은 마찬가지입니다.

일본특허출원에 있어 자주 받는 질문을 하나 소개하자면 부득이한 사정에 의해

한국인이 일본에 먼저 특허를 출원하고 나중에 국내에 특허를 출원하는 경우입니다.

이때 이미 일본에 출원을 끝마친 특허를 근거로 신규성과 함께 특허요건 판단 관련

일본특허 출원일 인정을 받을 수 있느냐 하는 것입니다. 국제적으로 산업재산권

보호를 위한 협약인 파리협약을 보면 우선권제도에 대해 규정되어 있습니다.

 

이는 일본 특허출원에도 동일하게 적용됩니다. 조약을 맺은 당사국들 중 어느

한 국가에 먼저 특허를 출원한 자가 그것과 동일한 발명을 1년 이내에 다른

동맹국가에 우선권을 주장하는 경우가 있습니다.

이때 신규성과 선후원 관계 등의 규정을 적용하는 데 있어서 먼저 특허출원한

일자에 출원한 것과 동일하게 취급해 주는 제도에 근거합니다.

이것이 조약에 의한 우선권제도는 것입니다. 국제특허를 취득하기 위해서는

출원하고자 하는 모든 국가를 대상으로 해야 하는데 그렇게 되면 시간적으로나

금전적으로 적지 않은 손실이 발생하며 언어적 장벽이라는 제약도 존재하기에

이를 극복하기 위한 방안으로 선출원자의 지위를 국제적으로 보호해 주는 제도

라고 하겠습니다.

 

하지만 유의할 점도 있습니다. 우선권을 주장할 때에는 특허출원 당시 취지를

비롯하여 출원일자와 번호, 종류 그리고 출원국가의 명칭을 반드시 기재

하여야 합니다.

이를 기재하지 않았을 시 이후 보정을 통해 재 주장하는 것이 어렵다는 것을

기억하셔야겠습니다. 우선권을 증명하는 서류에 대해서도 각 국가별로 발급

하는 출원 내용 증명서류를 우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출해야 합니다.

이를 어길 시에는 우선권을 주장할 수 있는 효력을 상실하게 되니 이 점에

대해서는 항상 주의를 기울여야겠습니다. 여기까지 설명을 드렸습니다만

국제특허는 국내보다 절차상 복잡한 부분이 많아 이보다 상세한 설명은

상담을 통해 해결하실 수 있습니다.

 

일본 특허출원에 대해 고민 중에 계신 분들도 적지 않으시리라 여겨집니다.

국내특허와 비슷한 부분도 있으나 국제특허인 만큼 다른 부분도 없지 않습니다.

게다가 언어적인 장벽을 뛰어넘기도 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구

하고 자신이 개발한 고유의 발명을 보호하기 위해서는 반드시 거쳐야 할 과정

임에는 틀림없습니다. 아무리 국내특허를 가지고 있다 해도 일본에서 특허를

출원하지 않은 이상 모조품이 생겨날 소지는 다분하기 때문입니다.

당소만 해도 일본을 비롯하여 국제특허에 대한 상담을 요청해 오시는 분들이

많이 계십니다. 그 정도로 경험과 지식을 갖춘 전문가들과 상의를 거쳐 신중하게

진행해야 하는 것이라는 반증이기도 합니다.

감사합니다.

 

기율특허법률사무소