식별력이 없는 상표라도 등록받을 수 있다

사용에 의한 식별력이 없는 상표라도 등록받을 수 있다.

사용에 의한 식별력이 없는 상표라도 등록을 받을 수 있다? 이 말이 사실일까요?

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오늘은 식별력이 없는 상표에 대해서 자세히 설명드리겠습니다.

식별력이 없는 상표는 상표등록이 불가합니다.

그러나 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득할 수 있습니다.

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이러한 상표는 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자 간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있습니다.

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오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것입니다.

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이에 상표법 제33조 제2항은 다음과 같이 사용에 의한 식별력에 대해 규정하고 있습니다.

[상표법 제33조 제2항]

제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

‘상표등록출원 전부터 상표를 사용’하였을 것

사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 계속적으로 사용할 것이 요구됩니다.

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상표 사용기간은 원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득 인정의 중요 판단근거로 고려할 수 있습니다.

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다만, 단기간에 많은 광고, 선전을 통해 인지도가 상승할 수 있으므로 사용기간이 짧더라도 매출액, 시장점유율, 인지도 등이 크게 상승한 경우에는 이를 고려하여판단할 수 있습니다.

‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되었을 것

사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석, 적용해야 하고, 주지상표의 인식도보다 낮은 단계이지만 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도보다는 높아야 합니다.

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또한, 일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에도 인정 가능한 것으로 봅니다.

‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것

사용에 의한 식별력은 원칙적으로 실제로 사용한 상표와 동일한 상표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여 인정할 수 있으며, 유사한 상표나 상품에 대하여 인정할 수는 없습니다.

사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 ‘입증자료를 제출’할 것

사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 그 상표가 어느 정도 광고 선전된 사실이 있다거나 그 상표와 유사한 상표가 등록된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수는 없고, 구체적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 합니다.

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그 입증자료(예시)로서 사용한 상표, 사용한 상품, 상당기간 계속 사용한 사실, 전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, 해당 상품의 생산•제조•가공•증명•판매량, 매출액, 시장점유율, 사용의 방법•횟수 및 내용, 광고선전의 방법•횟수•내용•기간, 객관적인 인지도조사, 상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, 사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료 등을 제출할 수 있습니다.

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따라서, 식별력이 없는 상표, 예를 들어 성질표시표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장이라도 출원 전 사용으로 상당히 유명해진 상표라면 등록받을 수 있으므로 바로 포기하지 마시고 전문가에게의뢰해 주시기 바랍니다.

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감사합니다.