사용에 의한 식별력이 없는 상표라도 등록받을 수 있다.
사용에 의한 식별력이 없는 상표라도 등록을 받을 수 있다? 이 말이 사실일까요?
오늘은 식별력이 없는 상표에 대해서 자세히 설명드리겠습니다.
식별력이 없는 상표는 상표등록이 불가합니다.
그러나 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득할 수 있습니다.
이러한 상표는 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자 간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있습니다.
오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것입니다.
이에 상표법 제33조 제2항은 다음과 같이 사용에 의한 식별력에 대해 규정하고 있습니다.
[상표법 제33조 제2항]
제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
‘상표등록출원 전부터 상표를 사용’하였을 것
사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 계속적으로 사용할 것이 요구됩니다.
상표 사용기간은 원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득 인정의 중요 판단근거로 고려할 수 있습니다.
다만, 단기간에 많은 광고, 선전을 통해 인지도가 상승할 수 있으므로 사용기간이 짧더라도 매출액, 시장점유율, 인지도 등이 크게 상승한 경우에는 이를 고려하여판단할 수 있습니다.
‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되었을 것
사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석, 적용해야 하고, 주지상표의 인식도보다 낮은 단계이지만 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도보다는 높아야 합니다.
또한, 일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에도 인정 가능한 것으로 봅니다.
‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것
사용에 의한 식별력은 원칙적으로 실제로 사용한 상표와 동일한 상표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여 인정할 수 있으며, 유사한 상표나 상품에 대하여 인정할 수는 없습니다.
사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 ‘입증자료를 제출’할 것
사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 그 상표가 어느 정도 광고 선전된 사실이 있다거나 그 상표와 유사한 상표가 등록된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수는 없고, 구체적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 합니다.
그 입증자료(예시)로서 사용한 상표, 사용한 상품, 상당기간 계속 사용한 사실, 전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, 해당 상품의 생산•제조•가공•증명•판매량, 매출액, 시장점유율, 사용의 방법•횟수 및 내용, 광고선전의 방법•횟수•내용•기간, 객관적인 인지도조사, 상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, 사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료 등을 제출할 수 있습니다.
따라서, 식별력이 없는 상표, 예를 들어 성질표시표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장이라도 출원 전 사용으로 상당히 유명해진 상표라면 등록받을 수 있으므로 바로 포기하지 마시고 전문가에게의뢰해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
