미국 상표제도의 특징과 비용

제도소개

등록주의를 표방하고 있는 우리나라는 선출원주의를 원칙으로 하나, 미국은 선사용주의를 채택한 나라입니다. 따라서 미국에서 상표등록을 받기 위해서는 해당 상표를 사용하고 있어야 하고, 사용증거를 제출해야 상표등록을 받을 수 있습니다. 예외적으로 외국에서 상표를 등록하였다면(예:한국 등록상표) 동일상표를 동일한 업종에 대하여 미국에 상표 출원시 사용증거 제출기한을 등록 후 5년차까지 유예할 수 있습니다. 미국, 출원에서 등록까지 대략 1년의 기간이 소요됩니다.

상표출원의 기초

상표를 등록받기 위해서는 실제로 그 상표를 출원에 관련된 상품 및 서비스에 사용하고 있거나 외국에 등록되어 있어야 합니다.
이와 관련하여, 상표출원의 기초를 아래 4가지 중 선택해야 합니다.

사용예정(Intent-to-Use)
출원시점에는 상표를 사용하지 않지만 이후 사용예정인 경우 선택할 수 있습니다. 추후 심사가 통과되어 등록이 결정되면, 등록결정일로부터 6개월 이내 미국에서 상표를 사용하고 있다는 사용증거를 제출해야 등록이 완료됩니다. 동 사용증거 제출기간은 6개월씩 5번, 최대 3년까지 기간연장이 가능합니다.
사용중(Actual-Use)
출원시점에 미국에서 상표를 사용중인 경우 선택합니다. 따라서 출원시 사용증거(제품사진, 브로셔, 웹사이트 등)를 제출해야 하지만 차후 등록결정 후 별도로 사용증거를 제출할 필요가 없어 등록이 다소 빠르기 완료됩니다.
외국출원 또는 등록(Home application or registration)
외국출원 또는 등록을 출원근거로 선택할 수 있습니다. 우리나라에 출원되었거나 등록된 상표를 근거로 미국에 출원하는 경우 반드시 동 출원근거를 선택해야 합니다. 별도의 사용증거자료를 제출할 필요는 없으나, 등록결정 후 반드시 국내상표등록의 등록원부와 등록증을 번역하여 미국 특허청에 제출해야 합니다. 만약, 미국에서 등록결정이 되었는데 한국에서 등록되지 않았다면 거절될 수 있으므로 이에 대비하여 사용예정(intent to use)를 출원의 기초에 함께 포함시키는 것이 일반적입니다.

지정상품 포괄명칭의 거절

한국은 특허청이 고시한 명칭에 한하여 지정상품의 포괄명칭이 허용되나, 미국은 허용되지 않습니다. 따라서 출원 전 현지대리인과 충분히 협의하여 미리 검토 후 출원을 하는 것이 추후 거절대응 비용의 발생을 막을 수 있습니다.

등록상표의 사용

미국에 특유한 제도로서, 미국에서 등록된 후 처음 5년이 지나면 현재 당해 상표를 사용하고 있다는 사실을 입증하는 서류를 특허상표청(USPTO)에 제출하여야 합니다. 만약 사용하고 있지 않을 때에는 사용하지 아니하는 특별한 이유와 상표를 포기하지 않았다는 증빙서류를 특허청에 제출하여야 합니다.

절차 및 등록까지의 소요기간

상표출원 ⇢ 심사 (출원부터 약 4개월 소요) ⇢ 출원공고 (별도의 거절사유를 발견하지 못한 경우) ⇢ 이의신청 (출원공고일로부터 30일 이내 이의신청이 없는 경우)
⇢ 등록결정 (사용증거 제출) ⇢ 등록완료 (등록 후 5~6년차 사용증거 제출)
출원부터 등록이 완료되는 시점까지 총 1년 미만의 기간이 소요됨