논문특허, 논문을 내면 특허가 나온다고요?
특허전략의 파트너, 기율입니다.
학교, 연구기관에서는 논문의 발표가 중요한 실적 중 하나입니다. 특히 대학원생의 경우 논문이 통과가 되어야만 학위가 나오기 때문에 공부하는 내내 논문으로 인한 스트레스에 많이 시달리는데요, 연구의 결과를 논문으로도 낼 수 있고, 특허로도 낼 수 있을 때의 주의사항에 대해 짚어보도록 하겠습니다.
먼저, 논문발표가 특허출원보다 먼저 이루어지면, 해당 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 그렇기 때문에 연구기관에 거듭 강조드리는 내용은, 특허를 출원하기 전에 발명 내용을 공개하지 마시라는 것입니다.
만약에 혹시라도 출원 전 공개가 되어버렸다면, 몇 가지 조항에 따라 구제를 받을 여지는 있습니다. 아래에는 출원 전 발명 공개에 대한 구제 방법에 대해 정리한 내용입니다
예와사항은 없나요?
원칙적으로 특허 출원 전 공개가 되면 신규성의 상실을 이유로 해당 발명은 특허의 대상이 될 수 없습니다. 그러나 ‘공지예외 적용’이라는 제도를 만들어 안타까운 사례들이 구제받을 수 있습니다.
공지예외적용 대상 발명임을 주장하는 취지를 기재하여 공지된 날로부터 12개월(2012. 3. 14. 이전 출원은 6개월) 이내에 출원하고, 출원한 날로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 공지 예외적용을 인정받을 수 있습니다.
출원 시 공지예외주장을 누락한 경우 2015년 7월 29일 이후 출원한 특허‧실용신안 출원 건 부터 출원 이후에도 명세서 보정 가능 기간 및 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)에는 이를 보완할 수 있도록 하는 공지예외주장 보완제도를 마련했습니다.
따라서 명세서 보정 가능 기간 및 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)까지 출원서등 보완서에 공지예외 주장 보완을 하고 서류제출서에 증명서류를 제출하시면 됩니다.
출원 전 학위논문 발표도 신규성 상실의 대상이 되나요?
학위논문 발표의 경우에도 신규성을 잃습니다.
다만, 이때는 공지예외적용규정을 적용할 수 있으며, 예외적용을 규정하기 위한 날짜, 즉 공지일을 언제로 잡느냐가 주요 쟁점이 될 수 있는데요,
특허출원 전에 발명내용을 학위논문으로 발표한 경우에 그 논문심사 전후로 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사실이 없는 한,
최종 논문심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학 도서관에 입고되는 등 불특정 다수인이 열람할 수 있는 시점을 공지예외적용을 받기 위한 공지일로 보고 있습니다.
발명자와 공개자, 출원인이 서로 달라도 공지예외 적용을 받을 수 있나요?
공지예외적용규정의 적용을 받기 위해서는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개행위를 하고 동일인이 특허출원을 하여야 합니다.
따라서 원칙적으로 발명자, 공개자, 출원인 모두 동일해야 합니다.
그러나 발명자와 공개자, 출원인이 상이한 경우에는 공개자 또는 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이라는
사실을 증명할 수 있는 서류(양도계약서 등)의 제출에 의하여 이를 증명해야만 합니다.
출원 전 공개를 여러 차례에 걸쳐서 했을 때는 어떻게 해야하나요?
공개행위가 출원 전 다수 발생한 경우, 예를 들어 당해 발명을 시차를 두고 수차례 간행물에 발표한 때에는
각각에 대하여 공지예외적용을 주장하며 증명서류를 제출하면, 각각에 대하여 신규성 상실의 예외규정을 적용 받을 수 있습니다.
이 경우 최초 간행물에 의해 최초로 공개된 날로부터 12월 이내에 출원을 하여야 합니다.
출원 전 공개한 날짜와 실제 특허출원일 사이에 누군가 동일 내용으로 출원하면 어떻게 되나요?
공지예외적용은 특허를 받을 수 있는 자가 공지행위를 한 경우 신규성 상실사유에 해당하여 그 신규성이 상실된 것을 신규성이 상실되지 않은 것으로 보아주는 것일 뿐이지, 그 출원일을 신규성이 상실된 시점으로 소급 인정해 주는 것이 아닙니다.
따라서 타인의 특허출원은 출원 전 공지로, 본인의 특허출원은 선원(타인의 특허출원)에 의해 모두 특허를 받을 수 없게 될 것입니다.
겨우겨우 구제가 되기는 하지만 그래도 완전히 특허등록이 되기까지 찜찜한 것은 사실입니다. 또, 등록이 된 후에도 언제든 무효소송이 걸려올 수 있고요. 그러므로 발명의 완성 이후 가장 먼저 해야할 일은 특허출원이라는 점, 잊지 마시기를 바랍니다.
혹시라도 이러한 발명과 출원 사이의 사이클, 관계에 대하여 매번 생각하고 대비하기 어려우시다면, 기율과같이 고객의 지식재산권을 꼼꼼하게 챙겨드리는 특허사무소를 통해 밀접한 파트너십을 가져가보세요. 놓칠 수 있는 다양한 구멍을 잊지 않고 챙겨드립니다.
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