상표거절사례｜이의신청 이후 거절결정불복심판 기각된 이유

핵심 요약

• 이의신청 단계에서 거절된 상표라도 심판에서 뒤집히지 않는 경우가 많습니다.
• 특히 유명 상표와 유사하거나 부정한 목적이 인정되면 기각될 가능성이 높습니다.
• 본 사례는 거절결정불복심판에서도 거절이 유지된 대표적인 사례입니다.

특허청 이의신청과 특허심판원 심판의 관계를 더욱 쉽게 이해하기 위해,
출원인이 이의신청을 거쳐 거절결정불복심판까지 청구하였지만
제가 주심 심판관으로서 기각(거절결정 유지)한 사례를 소개합니다.

동 출원은 다음과 같은 순서로 진행되어 특허청의 거절결정이 유지되었습니다.
출원 -> 출원공고 -> 이의신청 -> 이의결정(거절결정) ->
거절결정불복심판 제기 -> 심판단계에서 의견제출통지서 발송 -> 심결(심판청구를 기각한다 : 거절결정 유지)

이를 시간순으로 상세 설명하면 아래와 같습니다.

1. 출원일 : 2020. 5. 13.

(가) 출원번호 : 제40-2020-0078574호
(나) 표 장 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제35류의 마케팅상담업 외 다수

2. 출원공고일 : 2021. 3. 2.

3. (제3자에 의한) 이의신청일 : 2021. 5. 6.

4. 이의결정일 :　2022. 10. 20.(이의신청번호 : 제40-2021-640호)

(가) 이의결정 이유
이 사건 출원상표는 타인의 선등록상표 1, 2와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 더 나아가 다른 이유를 살펴볼 필요 없이 상표등록을 받을 수 없다.

(가) 선등록상표 1, 2

(나) 표장 :

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제35류의 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업 외 다수
(라) 등록권리자 : 인스타그램, 엘엘씨

5. 거절결정불복심판 청구일 : 2023. 1. 20.(심판번호 2023원134)

6. 심판부의 의견제출통지일 : 2024. 5. 10.

이 사건 출원상표는 선사용상표( INSTAGRAM, 인스타그램)와 관련하여
국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인(인스타그램, 엘엘씨)의 상품임을 표시하는 것이라고 인식되어 있는
선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 상표로서
지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고,
선사용상표의 영업상 신용이나 고객 흡인력 등에 편승하여
부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적을 가진 상표로 판단되므로
상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.

요약하자면,

심판부는 이 사건 상표가 ‘INSTAGRAM(인스타그램)’과의 관계에서
수요자에게 동일 출처로 오인될 가능성이 높다고 판단했습니다.

특히,

✔ 이미 널리 알려진 상표와 유사한 점
✔ 지정상품 또한 밀접한 점

을 근거로 거절 사유를 추가로 통지했습니다.

7. 청구인 답변 없음 : 심판부의 의견제출통지서에 대하여 지정기일까지 아무런 답변이 없었음.

8. 심결일 : 2024. 8. 22.(심판청구를 기각한다 : 거절결정 유지)

이하는 위 심판사건에 대한 특허심판원 심결의 주요 내용을 발췌, 편집한 것입니다.

1. 주문 : 이 사건의 심판 청구를 기각한다.

2. 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당 여부

후단부의 ‘GET’ 부분은, 중․고등학교에서 습득해야 할 쉬운 영어 단어이므로, 이 사건 출원상표에서 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분, 즉 요부는 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있는 선사용상표(INSTAGRAM)의 ‘INSTA’ 부분이다.

3. 소결론 : 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정(사용)상품이 동일 또는 유사하여 같이 사용되는 경우 거래사회에서 서로 오인ㆍ혼동의 우려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

4. 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당 여부

이 사건 출원상표는 출원 시 또는 심결 시에 국내 또는 해외에서 선사용상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려진 선사용상표와 표장이 유사하고 지정(사용)상품도 밀접한 경제적 견련관계가 있어 일반 수요자나 거래자들은 위와 같은 청구인의 이 사건 출원상표 사용행위에 대하여 선사용상표 또는 그 사용상품 등을 연상하게 하거나 선사용상표의 사용상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 오인ㆍ혼동을 일으킬 염려가 있어 보인다.
그리고 국내 또는 해외의 일반 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 봄이 상당하다.

5. 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하여 등록받을 수 없다.

이 사건의 핵심은 ‘INSTA’라는 요부가
이미 특정 브랜드를 강하게 연상시킨다는 점입니다.

즉, 단순히 전체 단어가 다른 것이 아니라
수요자가 기억하는 핵심 부분이 동일하면
유사 상표로 판단될 수 있습니다.

📌 이 사례에서 반드시 기억해야 할 포인트

✔ 유명 상표와 유사하면 심판에서도 뒤집기 어렵다
✔ ‘요부 판단’에서 핵심 부분이 같으면 유사로 본다
✔ 의견제출통지에 대응하지 않으면 그대로 기각 가능성 높음
✔ 부정한 목적이 인정되면 등록 가능성 거의 없음