코로나19 위축된 상황에서도 우리나라 중소기업들의 주도로 특허출원이 증가하고 있는데요.
20년간 특허출원양은 연평균 5%의 증가율의 추세로 세계 5대 특허청 중 중국다음으로 출원이 많은 국가로 선정되었습니다.
과거에는 대기업의 출원비중이 높았지만 2010년을 기준으로 하여 중소기업의 출원양이 추월하고 있는데 이는 특허등록을 하면 수익성이 창출된다라는 생각이 특허에 대한 인식이 확대되고 있습니다.
중소기업의 경우에는 특허출원양은 늘었지만, IP전문가를 확보하는데 어려움이 있어 특허분쟁에 휘말리는 경우가 적지 않게 발생합니다.
그렇기에 특허를 출원하시려는 기업의 경우에는 특허출원과 진행, 등록시 유의해야 할 점들이 있는데요,
특허출원 등록할 때 아무도 얘기해주지 않았던 점들 중 기술보인이나 공지 후 특허출원 시기나 해외출원 등 다양한 것들에 대해서 확실히 정리해드리도록 하겠습니다.
기술보안 강화의 필요성
중소기업은 특허를 출원하기 전에 신기술에 대한 비밀을 제대로 지키지 못하여 어렵게 획득한 특허권이 무효가 되버리거나 탈취당하는 사례가 발생하고 있습니다.
그러므로 기업들은 특허출원이나 등록 후 권리를 보호받기 위해서 특허 출원 전 신기술의 내용 공개하지 않는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.
하지만 기업에서 특허출원 전 공개를 해야 하는 상황이 발생된다면 어떨까요?
먼저 제3자에 신기술을 공개할 시 반드시 ‘비밀유지계약’을 체결해야 합니다.
예를들면 중소기업 A회사는 신기술 개발 후 특허출원전 B사와의 물품 공급계약을 체결하였습니다.
그런데 이 때 ‘비밀유지계약’ 조항을 넣지 않아 출원 후 무효심판과정에서 출원 전 비밀유지가 없는 B사에게 제품을 판매한 사실이 밝혀져 신규성이 없다고 판단하여 무효가 되버리고 말았습니다.
만약 A회사가 B사와 ‘비밀유지계약’을 체결했다면 A사의 특허는 무효되지 않았을 것입니다.
공지 후 특허출원 시기
또 다른 예로서 중국 박람회에 참여한 M기업은 특허출원 전 박람회에 제품을 출품시켜 중국 특허를 취득할 수 없던 사례도 있습니다.
왜 이러한 사례들이 발생했던 것일까요?
제품의 판매나 박람회 출품 후에 출원할 경우에는 기존의 공지된 발명으로 인해 특허가 거절됩니다.
그런데 우리나라의 경우 특허법에 일정한 경우 예외로 규정하는 공지예외 규정이 있는데,
공지일로부터 1년 이내에 해당 발명을 출원한 경우 일정 요건하에 공지가 되지 않는 것으로 인정을 해 줍니다.
그러므로 특허출원을 받고 싶다면 박람회에 출품 후 일정기간 이내에 출원을 진행해야 합니다.
해외출원을 희망한다면?
위의 중국 사례의 경우 중국의 경우에는 우리나라와는 다르게 공지예외 규정에 인색하여 예외 규정을 적용해주지 않았습니다.
이러한 공지예외제도의 경우에는 국가마다 다르고 참고하시어 특허출원 전에 철저하게 알아볼 필요성이 있습니다.
국내에 특허출원만 희망하신다면 공개 후 가능하지만 해외특허의 출원을 희망할 경우에는 판매나 공지 전 완료하시기를 권해드리고 싶습니다.
가출원 또는 특허청구범위 유예제도 활용하기
만일 제품을 신속하게 발표해야 하는데 특허출원등록 절차를 밟을 시간이 부족하다면?
바로 가출원제도 또는 특허청구범위 유예제도를 활용하시는 방법도 있습니다.
미국에서는 오래 전부터 가출원제도가 활용되고 있는데 논문자체를 제출하거나 PPT 한장을 제출하는 것만으로도 가출원 신청이 되고 있습니다.
가출원 이후에는 1년 내에 정식으로 작성한 특허명세서를 제출하면 됩니다.
우리나라의 경우 특허청구범위 유예제도를 실시하고 있는데요, 특허명세서에 청구항을 기재하지 않고 내용만 기재해 출원하면 인정해주는 제도입니다.
청구범위 유예제도를 통해서 선출원을 하고 난 뒤 우선권을 주장해 후출원을 진행하여 특허출원등록을 하면 됩니다.
이 경우에는 최초 특허명세서에 없던 내용도 기재할 수 있지만 최초 특허명세서에 기재되었던 발명에 대해서 선출원일로 출원일이 앞당겨지고 그렇지 않은 발명은 후출원일로 인정되 선출원은 자동으로 취하됩니다.
이는 ‘국내우선권 주장출원’이라고 하며 명세서 작성의 시간적인 여유가 부족하면 이용할 수 있는 전략입니다.
참고로 2020년부터 우리나라도 자유형식의 임시명세서 제출을 할 수 있는 ‘가출원제도’가 도입되었는데 미국과 같이 적극 활용될 것으로 예상하고 있습니다.
공동발명자와의 권리관계
특허를 공동발명할 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리가 ‘공동 발명자’의 공유가 되며 특허법은 공동 발명자도 함께 출원하여야 합니다.
따라서 공동발명은 특허를 출원하기 전 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약을 작성하거나 공동명의로 출원해야 추후 분쟁을 예방할 수 있습니다.
특허출원등록 시 알아야 할 점
① 출원 전 공지되었는지 확인
– 자신의 논물을 통해 공지한 경우라도 거절이나 무효가 될 수 있으므로 이를 확인하셔야 하며, 특허출원 공지예외를 주장하는 방법도 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
② 해외특허출원의 기한준수
– 해외특허출원의 경우 국내 출원일로부터 1년 이내 진행해야 하며 국내출원일을 기준으로 특허성을 판단하니 유의하셔야 합니다.
③ 정부지원정책 활용
– 중소기업의 경우 해외특허출원 및 등록을 포기해야 하는 경우가 많은데요, 중소기업에게는 부담되는 높은 해외출원비용이 발생되기 때문입니다.
그렇지만 해외특허출원의 경우에는 우리나라의 수출바우처 사업이나 글로벌 IP 사업 등 해외출원비용을 보조해주는 사업이 있으므로 꼭 정부지원사업을 활용하시면 좋겠습니다.
오늘은 특허출원등록 시 알아두어야 할 사항에 대해 정리해보았습니다.
기업에서는 번역이 부족하여 특허의 가치가 낮아지거나 해외 대리인에게 정확한 지시를 내리지 못해 큰 비용을 낭비한 상황, 출원 전 공개를 하거나 기간을 놓치는 상황 등 특허에 대한 지식이 부족하여 발생할 수 있는 사례들이 많아지고 있습니다.
특히 중소기업이나 스타트업 기업, 개인기업 등이 이러한 문제들이 발생이 많이 되는데 이러한 특허출원에 있어 국내외 다양한 출원의 노하우를 갖고 있는 기율특허법률사무소와 함께 소중한 권리에 대해 보호 받으셨으면 좋겠습니다.
