특허명세서 개인이 작성 가능한가요?
안녕하세요, 기율특허 파트너변리사 이영훈입니다.
오늘은 많은 분들이 궁금해 하시는 내용 중에 하나를 소개해드릴려고 하는데요.
“제가 직접 특허명세서 작성을 할 수 있을까요?“라는 질문에 관해서 오늘 글을 소개해드릴까합니다.
즉, 개인이 작성할 수 있는지 그리고 변리사가 작성하면 뭐가 달라지는지와 관련해서 전문가의 입장에서 설명드리도록 하겠습니다.
특허명세서 직접 작성하여 제출하고 OA단계(Office Action : 특허청에서 심사결과를 통지)에서 특허사무소를 방문하시는 분들이 의외로 많습니다.
이러한 경우에는 특허등록요건 중 신규성이나 진보성에 대한 거절이유도 있습니다.
하지만 대부분의 경우에는 제42조 제3항 또는 제4항 거절이유로 의견제출통지서가 발부되는 경우가 많습니다.
특허사무소에서는 중간사건 단계인 OA단계에서 제42조 제3항 또는 제4항 거절이유를 극복하기 위한 명세서 수정은 쉽지 않은 일입니다.
따라서 이러한 경우에는 이전 출원건을 포기하고 출원을 새로이 하는 것을 권유하고 있습니다.
그렇다면 특허법 제42조 제3항 또는 제4항의 거절이유는 뭘까요?
제42조 제3항 제1호에서는 ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을것’ 이라고 규정하고 있습니다.
또한 제42조 제4항 제1호에서는 ‘발명의 설명에 의하여 뒷받침 될 것’ 이라고 하고 있으며,
제42조 제4항 제2호에서는 ‘발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것’ 이라고 하였습니다.
좀 더 쉽게 예를 들어 설명드리도록 하겠습니다.
A공정, B공정, C공정을 필수적으로 포함하는 공정 프로세스가 있다고 가정하도록 하겠습니다.
출원인이 명세서 상에서는 A공정, C공정만 기재할 경우 명세서를 기초로 심사하는 입장에서 필수요소인 B공정에 대한 기재가 없기 때문에 공정프로세스에 대한 설명이 완전하지 못하다고 판단할 수 있습니다.
즉, 발명이 쉽게 실시될 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀져 있어야 하는데 B공정에 대한 기재가 없어 제42조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 제1호의 거절이유에 해당하게 됩니다.
또한, 청구항에 직접적으로 ‘최고의’, ‘적당한’ 등의 명료하지 않은 단어를 포함시킨 경우에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않다고 판단하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유에도 해당하기 때문에 명세서 작성시에는 유의해야 합니다.
특허명세서 전문가가 작성할 때에는?
그렇다면 전문가가 작성하는 명세서는 어떠할까요?
물론 명세서를 많이 작성해보지 않은 전문가일 경우에는 위의 사항과 같이 신규성, 진보성에 대한 심사판단 전 기재불비(제42조 제3항 또는 제4항)에 대한 사항도
나오기도 하지만 전문적인 사무소에 의뢰할 경우에는 이러한 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다.
위와 같이 제가 직접 진행한 건이여도 ‘의견제출통지서’가 나온 사례인데요.
이러한 경우에는 기재불비가 아닌 대부분 ‘진보성위반’에 해당하는 사항으로 간단한 의견서와 보정서를 제출하여 무사히 등록받은 케이스라 할 수 있습니다.
그렇다면 의견제출통지서(거절이유有)가 나오면 안좋은 것일까요?
그렇지만은 않습니다.
의견제출통지서가 나오는 이유는 심사기준에 ‘특허등록 거절’에 초점을 두고 있어 보수적인 심사경향에 따른 결과라 할 수 있습니다.
특허는 한번 등록받으면 독점배타권을 보유할 수 있기 때문에 이러한 심사경향이 더 뚜렷이 나오는 권리 중에 하나인데요.
따라서 출원등록 전, 의견제출통지서가 나오는 것은 업계의 관례라 생각하는 경우라 생각하시면 되므로, 전문가와 함께 진행하셨다면 믿고 맡기는 것을 권장드리고 있습니다.
위의 예시는 수 많은 거절 사례 중 일부에 대해서만 소개해드린 것이며, 이 밖에도 다양하고 특이한 케이스들도 많습니다.
하지만 특허명세서 기재불비와 같은 거절 사례가 발생하지 않도록 등록가능한 명세서를 작성하는 실력을 가지기 위해서는 특허사무소 역시 적지 않은 교육시간이 필요합니다.
따라서 별도의 교육을 거치지 않은 비전문가라면, 명세서를 직접 작성하여 출원하는 것보다는, 특허사무소의 전문가를 찾아 출원하는 것이 시간, 비용적인 측면에서 유리하다고 할 것입니다.
저희 기율에서는 저를 포함한 5인의 각 전공변리사들이 여러분의 특허등록을 도와드리고 있습니다.
상담부터 특허명세서작성, 출원서제출과 같은 실무를 직접 진행하고 있는데요, 저희 기율과 함께 특허등록을 원하시는 분들이라면 아래의 글을 참고하여 상담신청하여 상담부터 받아보시기 바랍니다.
감사합니다.
▼ 카카오톡 실시간 컨설팅 바로가기 ▼
출원 시기가 등록 여부를 가릅니다
특허는 먼저 출원한 사람이 권리를 갖습니다. 제품 출시, 논문 발표, 전시 공개가 출원보다 먼저 이뤄지면 신규성을 잃어 되돌릴 수 없습니다.
기율특허법인은 선행조사와 명세서 작성부터 거절대응·심판까지 단일 창구로 처리합니다. 현재 기술과 일정을 보고 지금 출원할지, 보완 후 출원할지부터 판단해 드립니다.
아래 버튼으로 문의해 주시기 바랍니다.
전화 상담은 대표번호 1566-7190 으로 연결됩니다.
