특허명세서 개인이 작성 가능한가요?

안녕하세요, 기율특허 파트너변리사 이영훈입니다.

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오늘은 많은 분들이 궁금해 하시는 내용 중에 하나를 소개해드릴려고 하는데요.

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“제가 직접 특허명세서 작성을 할 수 있을까요?“라는 질문에 관해서 오늘 글을 소개해드릴까합니다.

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즉, 개인이 작성할 수 있는지 그리고 변리사가 작성하면 뭐가 달라지는지와 관련해서 전문가의 입장에서 설명드리도록 하겠습니다.

특허명세서 직접 작성하여 제출하고 OA단계(Office Action : 특허청에서 심사결과를 통지)에서 특허사무소를 방문하시는 분들이 의외로 많습니다.

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이러한 경우에는 특허등록요건 중 신규성이나 진보성에 대한 거절이유도 있습니다.

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하지만 대부분의 경우에는 제42조 제3항 또는 제4항 거절이유로 의견제출통지서가 발부되는 경우가 많습니다.

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특허사무소에서는 중간사건 단계인 OA단계에서 제42조 제3항 또는 제4항 거절이유를 극복하기 위한 명세서 수정은 쉽지 않은 일입니다.

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따라서 이러한 경우에는 이전 출원건을 포기하고 출원을 새로이 하는 것을 권유하고 있습니다.

그렇다면 특허법 제42조 제3항 또는 제4항의 거절이유는 뭘까요?

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제42조 제3항 제1호에서는 ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을것’ 이라고 규정하고 있습니다.

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또한 제42조 제4항 제1호에서는 ‘발명의 설명에 의하여 뒷받침 될 것’ 이라고 하고 있으며,

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제42조 제4항 제2호에서는 ‘발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것’ 이라고 하였습니다.

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좀 더 쉽게 예를 들어 설명드리도록 하겠습니다.

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A공정, B공정, C공정을 필수적으로 포함하는 공정 프로세스가 있다고 가정하도록 하겠습니다.

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출원인이 명세서 상에서는 A공정, C공정만 기재할 경우 명세서를 기초로 심사하는 입장에서 필수요소인 B공정에 대한 기재가 없기 때문에 공정프로세스에 대한 설명이 완전하지 못하다고 판단할 수 있습니다.

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즉, 발명이 쉽게 실시될 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀져 있어야 하는데 B공정에 대한 기재가 없어 제42조 제3항 제1호 및 제42조 제4항 제1호의 거절이유에 해당하게 됩니다.

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또한, 청구항에 직접적으로 ‘최고의’, ‘적당한’ 등의 명료하지 않은 단어를 포함시킨 경우에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않다고 판단하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유에도 해당하기 때문에 명세서 작성시에는 유의해야 합니다.

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특허명세서 전문가가 작성할 때에는?

그렇다면 전문가가 작성하는 명세서는 어떠할까요?

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물론 명세서를 많이 작성해보지 않은 전문가일 경우에는 위의 사항과 같이 신규성, 진보성에 대한 심사판단 전 기재불비(제42조 제3항 또는 제4항)에 대한 사항도

나오기도 하지만 전문적인 사무소에 의뢰할 경우에는 이러한 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다.

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위와 같이 제가 직접 진행한 건이여도 ‘의견제출통지서’가 나온 사례인데요.

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이러한 경우에는 기재불비가 아닌 대부분 ‘진보성위반’에 해당하는 사항으로 간단한 의견서와 보정서를 제출하여 무사히 등록받은 케이스라 할 수 있습니다.

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그렇다면 의견제출통지서(거절이유有)가 나오면 안좋은 것일까요?

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그렇지만은 않습니다.

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의견제출통지서가 나오는 이유는 심사기준에 ‘특허등록 거절’에 초점을 두고 있어 보수적인 심사경향에 따른 결과라 할 수 있습니다.

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특허는 한번 등록받으면 독점배타권을 보유할 수 있기 때문에 이러한 심사경향이 더 뚜렷이 나오는 권리 중에 하나인데요.

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따라서 출원등록 전, 의견제출통지서가 나오는 것은 업계의 관례라 생각하는 경우라 생각하시면 되므로, 전문가와 함께 진행하셨다면 믿고 맡기는 것을 권장드리고 있습니다.