이번 글에서는 미국 특허법 제101조(§101) 적격성 판단을 실제 판례와 대표 청구항을 통해 살펴봅니다.
단순한 법리 설명에 그치지 않고, 동일한 기술 분야에서도 어떤 청구항은 특허로 인정되고 어떤 청구항은 거절되는지를 성공·실패 사례로 비교했습니다.
소프트웨어·AI·비즈니스 모델 발명을 준비하는 연구자, 개발자, 변리사라면 청구항 작성 시 반드시 알아야 할 핵심 기준을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
제2부. 청구항으로 비교하는 적격성 — 성공 vs 실패
아래 청구항은 이해를 돕기 위한 단순화 버전입니다(정확한 원문은 제3부 참조).
모든 사례를 관통하는 질문: ‘아이디어를 컴퓨터에 얹기만 한 것인가, 기술 문제를 구체적 기술 수단으로 푼 것인가?’
비교 1. 수학 공식 + 공정 — Flook(실패) vs Diehr(성공)
✗ 부적격 Parker v. Flook (1978)
[요지] 촉매 변환 공정에서 경보 한계치를 갱신하는 방법: (1) 현재 공정 변수(온도 등)를 측정, (2) 수학 공식으로 새 경보 한계치를 계산, (3) 경보 한계치를 그 값으로 갱신.
왜? 유일하게 새로운 것은 수학 공식 하나뿐. 측정·갱신은 관습적 활동이라, 공식을 빼면 발명이라 할 게 남지 않는다.
✓ 적격 Diamond v. Diehr (1981)
[요지] 고무 성형 프레스 작동 방법: (1) 금형 온도를 계속 측정, (2) 측정값을 컴퓨터에 반복 입력해 아레니우스 방정식으로 최적 가황 시간 계산, (3) 계산된 시간이 되면 프레스를 자동으로 열어 제품을 꺼냄.
왜? 같은 ‘공식’이라도 그 계산이 생고무를 단단한 제품으로 실제 변환시키는 공정에 통합되어 있다. 청구항을 전체로 보면 공식 독점이 아니라 공식을 쓴 구체적 제조 공정.
교훈 공식·알고리즘이 물리적 변환이나 실제 시스템 동작에 녹아들면 산다. 공식에 뻔한 단계만 덧붙이면 죽는다.
비교 2. ‘아이디어를 컴퓨터로’ — Alice(실패) vs Enfish(성공)
✗ 부적격 Alice v. CLS Bank (2014)
[요지] 제3자 중개기관으로 결제 위험을 줄이는 방법: (1) 당사자별 그림자 계정(shadow record)을 컴퓨터에 생성, (2) 거래마다 갱신, (3) 결제 가능한 거래만 골라 실제 금융기관에 지시.
왜? ‘중개자를 끼워 결제 위험을 줄인다’는 근본적 경제 관행 = 추상적 아이디어. 거기에 ‘범용 컴퓨터로 한다’를 붙인 것뿐.
✓ 적격 Enfish v. Microsoft (2016)
[요지] 데이터 저장·검색 시스템: 하나의 테이블이 자기 자신의 열(column) 구조를 그 테이블 안에서 스스로 정의하는 자기참조형(self-referential) 테이블을 사용.
왜? ‘데이터를 정리한다’는 추상적 아이디어가 아니라, 컴퓨터가 데이터를 저장·검색하는 방식 자체를 개선한 것. 검색이 빨라지고 메모리를 덜 쓴다. → 1단계에서 곧바로 적격.
교훈 ‘컴퓨터를 도구로 쓴 것’은 위험하고, ‘컴퓨터 기술 자체를 개선한 것’은 산다.
비교 3. 결과만 vs 구체적 규칙 — Electric Power(실패) vs McRO(성공)
✗ 부적격 Electric Power Group v. Alstom (2016)
[요지] 전력망 감시 방법: (1) 전력망 곳곳에서 데이터를 수집, (2) 분석해 이상 징후 감지, (3) 결과를 표시.
왜? 전형적 ‘수집·분석·표시’. 무엇을 원하는지(결과)만 적고, 어떻게 달성하는지가 없다. 사람이 머릿속으로도 할 수 있는 정보 분석에 가깝다.
✓ 적격 McRO v. Bandai Namco (2016)
[요지] 3D 캐릭터 입 모양을 음성에 맞춰 자동 애니메이션화하는 방법: 음소(phoneme) 타이밍과 입 모양 가중치(morph weight)의 관계를 정의하는 구체적·비관습적 규칙 세트를 적용해 키프레임 자동 생성.
왜? ‘애니메이션 자동화’라는 결과가 아니라 특정 규칙(어떤 음소가 어떤 입 모양으로, 어떤 타이밍에)을 청구항에 담았다. 규칙이 구체적이라 ‘컴퓨터 립싱크 전부’를 독점하지 않는다.
교훈 ‘분석한다·표시한다·생성한다’ 같은 결과 동사로 끝내지 말고, 그 결과를 만드는 구체적 규칙·구조·순서를 청구항에 넣어라.
비교 4. 인터넷 특유의 문제 — buySAFE(실패) vs DDR(성공)
✗ 부적격 buySAFE v. Google (2014)
[요지] 온라인 거래에서 판매자 이행을 보증하는 방법: 컴퓨터·네트워크로 제3자 보증을 제공하고 거래에 연결.
왜? ‘거래를 제3자가 보증한다’는 오프라인에도 있던 익숙한 상거래 관행. 그걸 인터넷으로 옮긴 것뿐.
✓ 적격 DDR Holdings v. Hotels.com (2014)
[요지] 방문자가 호스트 사이트에서 제3자 광고를 클릭하면, 이탈시키는 대신 호스트의 ‘룩앤필’을 유지한 합성 페이지를 생성·제공해 방문자를 호스트에 머무르게 함.
왜? 오프라인엔 없는, 인터넷에서만 생기는 문제(링크를 누르면 방문자를 빼앗김)를 인터넷 기술로 해결. 하이퍼링크의 평소 작동 방식을 기술적으로 바꿨다.
교훈 ‘오프라인 사업을 인터넷에 옮긴 것’은 죽고, ‘인터넷·네트워크 특유의 기술 문제를 해결한 것’은 산다.
비교 5. 영업방법/정신적 활동 — Bilski·Trinity(실패) vs BASCOM(성공)
✗ 부적격 Bilski v. Kappos (2010)
[요지] 상품 거래 위험을 헤지(hedge)하는 방법: 고정가로 소비자와 거래를 개시하고, 반대 포지션 거래를 다른 당사자와 체결해 위험을 상쇄.
왜? 헤징은 금융에서 누구나 아는 근본적 경제 관행 = 추상적 아이디어.
✗ 부적격 Trinity Info Media v. Covalent (2023)
[요지] 질문 답변을 바탕으로 사람들을 서로 매칭하는 방법: 휴대기기 스와이프 UI로 입력받아 결과 표시.
왜? ‘질문 답변으로 사람을 맞춰준다’는 사람이 머릿속으로도 할 수 있는 일(정신적 과정). 휴대기기·스와이프·서버 추가는 기술적 개선이 아니다.
✓ 적격 BASCOM v. AT&T (2016)
[요지] 인터넷 콘텐츠 필터링 시스템: 필터링을 원격 ISP 서버라는 특정 위치에 두고, 그 위치에서 사용자마다 개별 맞춤형 필터를 제공.
왜? ‘필터링’ 개념 자체는 추상적이지만, 필터를 어디에 두고(ISP 서버) 어떻게 구성하는지(사용자별 맞춤)의 비관습적 조합이 발명적 개념으로 인정됨. 구성요소가 공지여도 배치·조합이 독창적이면 산다.
교훈 경제적·조직적·정신적 활동은 가장 취약하다. 다만 요소들의 비관습적 배치·조합이 있으면 2단계에서 살아날 수 있다.
비교 6. 최신 — AI·데이터·전송
✗ 부적격 SAP v. InvestPic (2018)
[요지] 금융 데이터를 통계적으로 분석(재표집 등)해 투자 위험을 계산하고 결과를 표시하는 방법.
왜? 아무리 수학적으로 정교해도 ‘계산 + 표시’에 머물면 부적격. 혁신적인 수학 자체는 적격성의 근거가 아니다.
✗ 부적격 Recentive Analytics v. Fox (2025) — AI 첫 본안 판단
[요지] 머신러닝 모델을 학습시켜 방송 편성표·네트워크 맵을 최적화 생성: 이벤트 파라미터로 훈련하고 반복 갱신.
왜? 일반적 머신러닝을 그냥 새 분야(방송 편성)에 적용한 것뿐이고, ML 모델 자체를 어떻게 개선했는지가 없다. ‘AI를 썼다’, ‘더 빠르다’는 적격성을 만들지 못한다.
✓ 적격 Contour IP v. GoPro (2024)
[요지] POV 카메라가 영상을 고화질·저화질 두 스트림으로 병렬 생성하고, 저화질만 무선 전송해 원격 기기에서 실시간 미리보기·조정.
왜? ‘영상을 전송한다’는 결과가 아니라, 두 스트림 병렬 생성 → 저화질만 선택 전송 → 대역폭 한계 극복이라는 구체적 기술 수단을 담았다.
교훈 AI/데이터/전송 발명도 결국 같다 — 모델·구조·흐름을 어떻게 구체적으로 개선했는지를 청구항에 드러내야 산다.
한눈에 보는 요약
청구항 작성 체크리스트
✓ 살아남는 청구항이 담은 것
• 컴퓨터·네트워크·메모리·카메라 기술 자체의 구조적 개선 (Enfish, Visual Memory)
• 구체적이고 비관습적인 규칙·파라미터 (McRO)
• 해당 기술 환경 특유의 문제에 대한 해결책 (DDR)
• 요소들의 비관습적 배치·조합 (BASCOM)
• 실제 기술 병목(대역폭·지연·메모리)을 푸는 구체적 메커니즘 (Contour)
✗ 죽는 패턴 (피해야 할 표현)
• ‘데이터를 수집·분석·표시한다’ (Electric Power)
• ‘~을 컴퓨터/인터넷으로 한다’ (Alice, buySAFE)
• ‘자동으로 ~을 생성/추천/매칭한다’ — 결과만 (Trinity)
• ‘AI/머신러닝으로 ~을 최적화한다’ — 모델 개선 없이 (Recentive)
• ‘혁신적인 수학/통계로 계산한다’ (SAP/InvestPic)
한 줄 결론 청구항이 ‘무엇을 원하는가(결과)’가 아니라 ‘어떻게 그 기술 문제를 푸는가(수단)’를 말하도록 쓰면 산다.
참고: 한국이라면?
한국은 ‘추상적 아이디어 2단계 테스트’가 아니라 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인지(발명 성립성)’를 봅니다. 핵심은 대법원 2001후3149의 기준 — ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현’되어야 한다는 것입니다. 위 미국 사례를 한국식으로 옮기면 Diehr·Enfish·Contour처럼 하드웨어와 맞물린 구체적 정보처리는 인정되고, Bilski·Trinity처럼 인위적 결정·정신적 판단에 그치는 영업 아이디어는 ‘자연법칙 미이용’으로 거절됩니다. 표현은 달라도 ‘구체적 기술 구현’을 요구한다는 점에서 결론은 비슷하게 수렴합니다.
[참고자료] 핵심 판례 대표 청구항 — 실제 원문
아래 청구항은 법원이 대표(representative)·판단 기준으로 삼은 실제 청구항 원문(영문)입니다.
미국 판결문·특허공보 등 공개 1차 자료에서 확인했습니다. 각 청구항 아래에 한국어 풀이와 적격/부적격 이유를 붙였습니다.
① Diamond v. Diehr (1981) ✓ 적격 — 美 특허 4,344,142 청구항 1
[실제 원문]
A method of operating a rubber-molding press for precision molded compounds with the aid of a digital computer, comprising: providing said computer with a data base for said press including at least, natural logarithm conversion data (ln), the activation energy constant (C) unique to each batch of said compound being molded, and a constant (x) dependent upon the geometry of the particular mold of the press, initiating an interval timer in said computer upon the closure of the press … constantly determining the temperature (Z) of the mold … repetitively calculating in the computer, at frequent intervals during each cure, the Arrhenius equation for reaction time during the cure, which is ln(v)=CZ+x … repetitively comparing … each said calculation of the total required cure time … and said elapsed time, and opening the press automatically when a said comparison indicates completion of curing.
[한국어 풀이] 디지털 컴퓨터로 고무 성형 프레스를 작동시키는 방법: ① 컴퓨터에 자연로그 변환 데이터·활성화 에너지 상수(C)·금형 형상 상수(x) DB를 제공, ② 프레스가 닫히면 타이머 시작, ③ 금형 온도(Z)를 계속 측정, ④ 가황 중 자주 아레니우스 방정식 ln(v)=CZ+x로 필요 가황 시간을 반복 계산, ⑤ 계산값과 경과 시간을 반복 비교, ⑥ 가황 완료를 가리키면 프레스를 자동으로 연다.
판단 수학 공식이 들어 있지만, 그 계산이 생고무를 정밀 가황 제품으로 실제 변환시키는 물리적 공정 전체에 통합되어 있다. 마지막 단계가 ‘프레스를 자동으로 연다’는 물리적 장치 동작으로 끝맺는다. → 적격.
② Bilski v. Kappos (2010) ✗ 부적격 — 출원 청구항 1 (대법원 판결문 인용)
[실제 원문]
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers; (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.
[한국어 풀이] 상품을 고정가에 파는 공급자의 소비 위험을 관리하는 방법: ① 공급자–소비자 간 (과거 평균 기반) 고정가 거래 개시, ② 소비자와 반대 위험을 지닌 시장참여자 식별, ③ 공급자–시장참여자 간 두 번째 고정가 거래를 개시해 소비자 측 위험을 상쇄.
판단 대법원은 청구항 1을 ‘위험 헤지의 단계를 지시하는 것’, 청구항 4를 ‘그 개념을 수학 공식에 담은 것’으로 요약. 헤징은 오래된 근본적 경제 관행 = 추상적 아이디어라 독점 불가. → 부적격.
③ Alice v. CLS Bank (2014) ✗ 부적격 — 美 특허 5,970,479 청구항 33
[실제 원문]
A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution … the method comprising the steps of: (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions; (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record; (c) for every transaction … the supervisory institution adjusting each respective party’s shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record … (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits …
[한국어 풀이] 당사자 간 채무를 교환하는 방법: ① 감독기관이 당사자별 그림자 대변·차변 계정을 교환기관과 독립적으로 생성, ② 각 교환기관에서 일과 시작 잔액 수신, ③ 거래마다 그림자 계정을 조정하되 차변이 대변을 초과하지 않는 거래만 허용, ④ 일과 종료 시 실제 결제 지시.
판단 길고 구체적으로 썼지만 본질은 ‘제3자 중개기관을 끼워 결제 위험을 줄인다’는 근본적 경제 관행(추상적 아이디어). ‘범용 컴퓨터로 한다’를 더한 것뿐이라 부적격.
④ DDR Holdings v. Hotels.com (2014) ✓ 적격 — 美 특허 7,818,399 청구항 19 (도입부)
[실제 원문]
A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising: (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages … [이하: 방문자가 호스트 페이지의 광고 링크를 활성화하면, 그 시스템이 호스트의 ‘visually perceptible elements(룩앤필)’을 가진 합성 페이지를 자동 생성·제공한다.
[한국어 풀이] 상업적 기회를 제공하는 웹페이지를 서비스하는 아웃소스 제공자용 시스템: ① 여러 호스트 페이지 각각의 시각적 요소(룩앤필) 데이터를 담은 저장소를 두고, ② 방문자가 제3자 상인 링크를 누르면, ③ 호스트의 룩앤필을 유지한 합성 페이지(상인 상품 정보 + 호스트 디자인)를 생성해 방문자를 호스트에 머무르게 함.
판단 오프라인엔 없는, 인터넷에서만 생기는 문제(링크 클릭 시 방문자 이탈)를 해결. 하이퍼링크의 평소 작동 방식을 기술적으로 바꿔 ‘컴퓨터 기술에 필연적으로 뿌리박은’ 해결책으로 인정. → 적격.
⑤ Electric Power Group v. Alstom (2016) ✗ 부적격 — 美 특허 8,401,710 청구항 12 (도입부)
[실제 원문]
A method of detecting events on an interconnected electric power grid in real time over a wide area and automatically analyzing the events on the interconnected electric power grid, the method comprising: receiving a plurality of data streams, each of the data streams comprising sub-second, time stamped synchronized phasor measurements wherein the measurements in each stream are collected in real time at geographically distinct points over the wide area … [이하: 여러 소스의 데이터를 분석·감지하고 결과를 표시.
[한국어 풀이] 광역 전력망에서 실시간으로 이벤트를 감지·자동 분석하는 방법: ① 떨어진 지점들에서 실시간 수집된 데이터 스트림을 수신, ② 분석해 이상 이벤트 감지, ③ 결과를 표시.
판단 길고 한정사항이 많지만 본질은 ‘수집 → 분석 → 표시’. 법원은 ‘너무 결과 중심적·기능적이어서 식별된 문제의 어떤 해결책이든 전부 포괄한다’고 보았고, 비관습적 장치 없이 ‘기성품 범용 부품’만으로 기능을 수행할 뿐이라고 판단. → 부적격.
⑥ McRO v. Bandai Namco (2016) ✓ 적격 — 美 특허 6,307,576 청구항 1
[실제 원문]
A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising: obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence; obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences; generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules; generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream …; and applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control …
[한국어 풀이] 3D 캐릭터 입 모양·표정을 자동 애니메이션화하는 방법: ① 음소 시퀀스와 시간의 함수로 출력 모프 가중치 스트림을 정의하는 첫 규칙 세트를 얻고, ② 타임스탬프된 음소 파일(여러 하위 시퀀스)을 얻고, ③ 하위 시퀀스들을 규칙 세트로 평가해 중간 스트림·전이 파라미터를 생성하고, ④ 원하는 프레임 레이트의 최종 스트림을 생성해, ⑤ 캐릭터에 적용.
판단 ‘애니메이션 자동화’라는 결과가 아니라 음소–타이밍–모프 가중치를 잇는 구체적·비관습적 규칙을 담았다. 법원은 ‘이 비관습적 규칙을 사용한 단계들의 순서있는 결합은 추상적 아이디어를 지향하지 않으므로 §101상 적격’이라 판단. → 적격.
원문이 말해주는 갈림길 — 결정적 문언
마무리
미국 특허법 제101조 적격성 판단은 결국 하나의 기준으로 귀결됩니다. 추상적인 아이디어를 주장하는 것이 아니라,
기술적 문제를 구체적인 기술 수단으로 해결했는지가 청구항에서 드러나야 한다는 점입니다.
이번 글에서 살펴본 판례들은 모두 이 원칙을 다양한 사례로 보여줍니다.
소프트웨어, AI, 핀테크, 데이터 처리 기술을 출원할 때는 판례의 결론만 참고하기보다,
어떤 청구항 표현이 적격성과 부적격성을 갈랐는지까지 함께 검토해야 보다 강한 권리 확보가 가능합니다.
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