해외 특허출원 전략｜대기업 특허팀장이 실제 사용하는 국가 선정 기준과 PCT 활용법

해외 특허출원 전략, 어디까지 권리를 확보해야 할까?

국내에서 특허를 출원한 뒤 많은 기업이 가장 먼저 고민하는 것이 있습니다.

“해외에도 특허를 출원해야 할까?”

“어느 국가까지 출원하는 것이 맞을까?”

“PCT를 이용하는 것이 좋을까, 아니면 바로 개별국으로 가는 것이 좋을까?”

이 질문에 대한 정답은 기업마다 다릅니다.

저는 대기업에서 약 10년 동안 특허팀장과 인하우스 변리사로 근무하며 수백 건의 글로벌 특허 전략을 검토했습니다.

실무에서는 ‘많이 출원하는 것’보다 ‘필요한 국가에 전략적으로 출원하는 것’이 훨씬 중요했습니다.

이번 글에서는 기업이 실제 해외 특허출원 전략을 세울 때 어떤 기준으로 국가를 선정하는지 실무 경험을 바탕으로 설명드리겠습니다.

1. 해외 특허출원 전략의 첫 단계는 국내 선출원입니다.

국내 기업은 대부분 국내 특허를 먼저 출원한 후 우선권 제도를 이용하여 12개월 이내 해외출원을 진행합니다.

국내에서 먼저 권리를 확보하면 다음과 같은 장점이 있습니다.

• 기술 완성도 검토
• 등록 가능성 확인
• 사업성 평가
• 해외 진출 국가 선정

물론 글로벌 시장을 처음부터 목표로 하는 기술이라면 PCT 국제출원을 먼저 선택하는 경우도 있습니다.

하지만 실제 기업에서는 국내 출원 이후 사업성과 시장성을 다시 평가한 뒤 해외 출원 여부를 결정하는 경우가 가장 많습니다.

2. 모든 특허를 해외출원하지 않는 이유

많은 기업이 오해하는 부분이 있습니다.

국내 특허를 등록했다고 해서 해외에도 모두 출원하는 것은 아닙니다.

실제 기업에서는 우선권 기간 동안 기술평가를 실시하여 해외 진출 대상을 선별합니다.

대표적으로 다음 요소를 종합적으로 검토합니다.

• 등록 가능성
• 선행기술 대비 경쟁력
• 사업성
• 시장 규모
• 제품 적용 가능성
• 경쟁사 특허 현황
• 라이선스 가능성

대기업에서는 이러한 요소를 점수화하여 일정 기준 이상인 기술만 해외 출원을 진행하는 경우도 많습니다.

3. 해외 특허출원 전략에서 PCT와 개별국 출원은 어떻게 선택할까?

다음으로 중요한 것이 출원 경로입니다.

대표적인 방법은 두 가지입니다.

PCT 국제출원

PCT를 이용하면 국제출원일을 확보한 뒤 국내 출원일 기준 약 30개월까지 국가 진입을 늦출 수 있습니다.

따라서

• 투자 유치
• 시장 조사
• 사업성 검토
• 해외 파트너 확보

등을 진행할 시간을 확보할 수 있습니다.

개별국 출원

반대로

• 미국
• 중국
• 일본

등 진출 국가가 이미 확정되어 있다면 개별국 출원이 더 효율적일 수 있습니다.

공급 계약이나 현지 생산 계획이 이미 결정된 경우에는 PCT보다 비용과 시간을 절감할 수 있기 때문입니다.

4. 해외 특허출원 전략에서 국가 선정은 어떻게 해야 할까?

국가 선정은 단순히 시장 규모만으로 결정하지 않습니다.

실무에서는 다음 요소를 함께 검토합니다.

① 제품 판매 국가

② 생산기지

③ 경쟁사의 제조시설

④ 경쟁사의 주요 시장

⑤ 물류 거점

예를 들어 유럽은 하나의 시장처럼 움직이는 경우가 많기 때문에 독일뿐 아니라 네덜란드, 벨기에와 같은 물류 허브까지 함께 고려하는 것이 효과적입니다.

5. 해외 특허출원 전략은 사업부와 함께 세워야 합니다.

특허 담당자는 특허 제도에는 전문가이지만 시장을 모두 알 수는 없습니다.

반대로 사업부는 시장은 잘 알지만 특허 전략에는 익숙하지 않을 수 있습니다.

실제 기업에서는 다음 정보를 함께 검토합니다.

• 향후 수출 계획
• 신규 시장 진출 일정
• 해외 생산 계획
• 경쟁사 전략
• 투자 일정

이러한 정보를 함께 분석해야 해외 특허출원 전략의 성공 가능성이 높아집니다.

해외 특허출원 전략 체크리스트

출원을 결정하기 전에 아래 내용을 확인해 보시기 바랍니다.

☑ 국내 출원을 먼저 진행했는가

☑ 우선권 기간(12개월)이 남아 있는가

☑ PCT가 필요한 기술인가

☑ 개별국 출원이 더 효율적인가

☑ 진출 국가가 명확한가

☑ 경쟁사 활동 국가를 분석했는가

☑ 생산기지까지 고려했는가

☑ 예산과 일정이 확보되어 있는가

마무리

해외 특허출원 전략은 단순히 많은 국가에 출원하는 것이 아닙니다.

국내에서 권리를 확보한 뒤 기술의 사업성과 시장성을 평가하고, PCT 국제출원과 개별국 출원 중 적합한 방식을 선택하며, 실제 사업이 이루어질 국가를 중심으로 권리를 확보해야 투자 대비 효과를 높일 수 있습니다.

특히 해외 진출 대상 국가는 단순한 특허 문제가 아니라 기업의 사업 전략과 직결되는 의사결정입니다. 연구소, 사업부, IP 담당 부서가 함께 방향을 설정할 때 더욱 효율적인 글로벌 특허 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

기율특허법인은 대기업 인하우스 특허팀장 출신 변리사의 실무 경험을 바탕으로 기업별 해외 특허출원 전략을 설계하고 있습니다.

해외 진출을 준비하고 계시다면 다음 사항을 함께 검토해 드립니다.

• 해외 진출 대상 국가 선정
• PCT와 개별국 출원 전략 비교
• 예상 비용 및 일정 검토
• 글로벌 IP 포트폴리오 설계

대표번호 : 1566-7190

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