특허 임시출원이란? 청구범위 유예와 임시명세서 정리

안녕하세요,

기율특허법인입니다.

특허는 먼저 낸 사람이 임자입니다

특허의 경우 ‘선출원주의’를 채택하고 있습니다.

그렇기 때문에 아무리 좋은 아이디어라 할지라도 누군가가 먼저 해당 아이디어 및 기술에

대한 특허를 출원했다면 이 사람이 독점권을 가질 수 있습니다.

그러나 특허를 출원하기 위해서는 해당 아이디어에 대한 구체화는 물론

이에 대한 출원서 작성에도 상당히 오랜 시간이 걸리게 되는데요.

특허를 출원하는 과정에서 경쟁자의 모방 혹은 도용을 막기 위해서는

예비로 특허를 출원하는 것이 전략적으로 필요할 수 있습니다.

특허권이 있으면 무엇이 달라지나요?

본인의 아이디어나 발명품에 대해 가지는 특허권에 대한 혜택은 막대합니다.

경쟁자의 복제 및 이와 유사한 침해로부터 보호받을 수 있으며,

마케팅적으로 활용이 가능하며 사업전략을 탄탄하게 만들 수도 있습니다.

또한 만약 특허출원 또한 특허권이 있는 경우 정부의 자금 신청 조건에서 유리하게

작용하거나 지원 혜택이 많이 주어지며, 정부사업 및 대외적인 공사 등의 입찰/ 발주

경쟁에서도 유리합니다.

타인이 특허권을 침해하는 경우 민/형사상 문제를 야기시켜 타인의 시장 진입을 차단하는

독점권을 행사할 수 있으며, 이는 무형의 재산권이므로 기업의 자산으로 증식도 가능합니다.

이처럼 특허권이 가지는 혜택은 막강합니다.

이를 통해 사업이 탄탄해지는 데에도 큰 기여를 하기 때문에 자신의 아이디어 및 기술을

지키기 위해서는 특허를 출원하는 것이 중요합니다.

임시출원·예비출원은 제도의 이름이 아닙니다

만약 아이디어를 구체화하는 과정에 들어갔다면 아직 완성되지 않더라도 출원일을

부여받을 수 있습니다. 이것이 바로 예비출원이라는 것인데요.

먼저 짚고 갈 것이 있습니다. 「예비출원」이나 「임시출원」은 우리 특허법에 있는 제도의 이름이 아닙니다.

미국의 가출원(provisional application)을 옮긴 표현이 실무에서 관용적으로 쓰이는 것입니다.

국내에서 이 목적으로 실제로 쓸 수 있는 제도는 두 가지이고, 서로 다릅니다.

① 청구범위 유예 — 특허법 제42조의2. 청구범위를 적지 않고 먼저 출원하는 방법입니다.

② 임시명세서 — 논문이나 연구노트처럼 정해진 서식에 맞추지 않은 자료를 명세서로 내는 방법입니다.

아래에서 ①을 먼저 설명하고, ②는 따로 정리하겠습니다.

① 청구범위 유예는 이렇게 씁니다.
특허 청구범위를 제외하고 특허에 대한 설명을 기재해

예비로 출원을 진행할 수 있는 방법입니다.

이를 활용하여 현재 특허의 요건을 갖추지 않는 상태라 하더라도

해당 아이디어에 대한 설명을 포함하여 출원을 진행할 수 있으며,

출원인을 먼저 선점하고 해당 아이디어를 보완하여 정규 특허출원을 할 수 있습니다.
청구범위는 출원일부터 1년 2개월이 되는 날까지 보정으로 제출하면 됩니다. 우선권을 주장한 경우에는 최우선일이 기준입니다.

다만 기한이 앞당겨지는 경우가 있습니다. 제3자가 먼저 심사청구를 하면, 그 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날과 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 내야 합니다. 경쟁사가 쓸 수 있는 카드이므로 알아 두시는 편이 좋습니다. 자세한 요건은 특허청 청구범위유예제도 안내에서 확인하실 수 있습니다.

만약, 발명의 내용이 업그레이드 되거나 추가되는 경우에는 출원일로부터 1년 내에

우선권주장출원을 하며 명세서를 보완하는 것이 가능합니다.

청구범위 유예의 장점 4가지

(1) 빠른 출원일 확보

예비출원을 하게 된다면 빠른 출원일을 확보할 수 있다는 점에서 매우 유리합니다.

이를 통해 안정적으로 시간을 확보하여 해당 아이디어를 구체화하고,

이에 대한 연구 개발을 할 수 있으며, 특허신청에 필요한 부분을 준비해서

거절 가능성을 낮출 수도 있습니다.

(2) 초기 비용 부담을 뒤로 미룰 수 있음

여기서 오해가 많습니다. 청구범위를 빼고 낸다고 해서 출원료가 깎이지는 않습니다. 특허청에 내는 출원료는 청구범위 유무와 관계없이 같습니다.

실제로 달라지는 것은 두 가지입니다. 첫째, 심사청구료를 나중에 냅니다. 심사청구료는 청구항 수에 따라 올라가는데, 청구범위를 아직 안 냈으니 그 부담이 뒤로 밀립니다. 둘째, 명세서 작성 범위가 줄어드는 만큼 대리인 수수료가 낮아질 수 있습니다. 다만 이 금액은 사무소마다 다릅니다.

즉 총액이 싸지는 것이 아니라 지출 시점이 뒤로 가는 것에 가깝습니다.

(3) 마케팅 활용 가능

예비출원을 완료했다고 할지라도 ‘특허출원 중’임을 밝힐 수 있기 때문에 이를

마케팅으로 활용이 가능해, 소비자에게 해당 아이디어에 대한 신뢰를 줄 수 있습니다.

(4) 정규출원 시 출원날짜가 소급 적용

예비출원 후 향후 정규출원으로 전환하는 경우, 심사기준일이 예비출원의 출원일로

당겨져서 특허성을 판단받을 수 있습니다.

공개 여부는 조금 더 따져 봐야 합니다. 청구범위를 내고 절차를 계속 진행하면, 최우선일부터 1년 6개월이 지난 뒤 출원공개됩니다(특허법 제64조). 청구범위 유예로 출원했다고 해서 공개를 피할 수 있는 것은 아닙니다.

다만 이런 경우는 있습니다. 1년 2개월까지 청구범위를 내지 않으면 그 출원은 취하된 것으로 봅니다. 취하되면 1년 6개월이 오기 전에 사라지므로 내용이 공개되지 않습니다. 아이디어를 공개하지 않은 채 시장 반응만 보고 접겠다면, 이 점이 오히려 장점이 됩니다.