음극재특허, 선행문헌에 포함돼도 거절은 아닙니다｜선택발명 구성의 곤란성

음극재특허 거절이유에서 자주 보이는 문장이 있습니다.

「선행발명에 이미 상위개념이 공지되어 있다」는 지적입니다.

선행문헌이 조성 범위를 넓게 잡아 두어, 우리 조성이 그 안에 들어가 버린 경우입니다.

이것만으로 거절이 확정되지는 않습니다. 대법원이 판단 순서를 정해 두었습니다.

상위개념이 공지됐다는 이유만으로 효과만 따져서는 안 된다는 것입니다.

이 글에서는 선택발명 판단 순서, 명세서에 효과를 적는 법, 출원 후 실험자료 활용을 정리합니다.

음극재특허 무엇이 쟁점인가요?

음극재는 흑연에서 실리콘 계열로 넘어가는 중입니다.

한국연구재단 자료 기준으로 흑연의 이론용량은 372mAh/g입니다.

실리콘은 4,200mAh/g으로 약 10배입니다. 그래서 연구가 몰립니다.

문제는 부피 팽창입니다. 흑연이 약 10%인 반면 실리콘은 300~400%까지 부풉니다.

그래서 특허는 실리콘 자체가 아니라 팽창을 어떻게 눌렀는지에 걸립니다.

탄소 코팅, 복합화, 전리튬화, 입자 구조 설계가 그 수단입니다.

그런데 이 수단들은 선행문헌이 이미 넓은 범위로 적어 둔 경우가 많습니다.

아닙니다. 그 상황을 특허 실무에서는 선택발명이라 부릅니다.

선행발명이 마쿠쉬 형식 등으로 넓게 적어 둔 범위 안에서 하위개념을 고른 발명입니다.

특허법 제29조 제2항은 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다고 정합니다.

핵심은 「쉽게」입니다. 범위에 포함된다는 사실과 쉽게 고를 수 있었다는 판단은 다릅니다.

대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결이 순서를 정리했습니다.

판결은 이렇게 짚었습니다.

「선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니 된다」

즉 구성의 곤란성을 먼저 봅니다.

그 판단에서는 선행발명 범위에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수를 봅니다.

우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정·동기·암시가 있었는지, 구조적 유사성도 함께 봅니다.

선행문헌이 수천 가지 조합을 망라했을 뿐 우리 조성을 가리키지 않았다면 사정이 달라집니다.

판결은 효과의 역할도 짚었습니다.

「발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지」라고 했습니다.

그리고 이렇게 덧붙였습니다.

「구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다」

판결은 효과를 「명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과」 중심으로 본다고 했습니다.

명세서에 아예 없는 효과는 나중에 꺼내도 받아들여지지 않습니다.

특허법 제42조 제4항 제1호도 청구범위가 발명의 설명에 의해 뒷받침될 것을 요구합니다.

그래서 출원 전에 효과의 자리를 만들어 두어야 합니다.

마지막 항목이 핵심입니다. 선행 범위 안의 다른 선택지보다 나아야 「선택」에 의미가 생깁니다.

음극재는 화학·소재와 전기전자에 걸쳐 있어 담당 변리사의 기술 축이 명세서 품질을 가릅니다.

저희는 산업 트랙을 나눠 배정하고, 신소재 분야는 특허맵·무효분석을 함께 보는 변리사가 맡습니다.

구분해야 합니다. 두 가지가 다릅니다.

구분	가능 여부	이유
명세서에 새 데이터를 추가	불가	신규사항 추가가 된다
명세서에 적힌 효과를 뒷받침하는 자료를 의견서로 제출	가능	2019후10609 가 명시