국내에서 특허를 출원했다고 해서 모든 발명을 해외에도 출원해야 하는 것은 아닙니다.
해외 특허 출원에는 국가별 출원·등록 비용뿐 아니라 번역료, 현지 대리인 비용, 중간사건 대응 비용, 등록 후 유지 비용까지 상당한 예산이 들어갑니다. 한정된 특허 예산 안에서 해외 출원이 꼭 필요한 발명을 선별해야 하는 이유입니다.
제가 대기업에서 특허팀장으로 근무할 당시에도 국내 출원된 발명 중 해외 출원이 필요한 것을 별도로 평가하고 선정하는 절차를 운영했습니다. 특히 내부 발명 심의위원회를 열어 특허성뿐 아니라 기술적 중요성, 사업화 가능성, 해외 사업과의 연관성을 함께 검토했습니다.
한 줄 결론
해외 출원의 핵심은 얼마나 많이 내느냐가 아니라, 어떤 발명을 어느 국가에서 권리화할지 정확히 판단하는 것입니다.
이 글에서 확인하실 수 있는 것
- 해외 출원을 보낼 발명과 보내지 않을 발명을 가르는 기준
- 우선권 12개월 안에서 언제 심의를 열어야 하는지
- 권리성·기술성·사업성·해외 사업 연관성·전략적 중요성 5가지 평가 항목
- 발명 심의위원회 구성원과 운영 6단계
- 인하우스에 변리사가 없을 때 외부 변리사를 쓰는 방법
1. 모든 국내 특허를 해외 출원할 필요는 없습니다
기업이 국내 특허를 출원하는 목적은 다양합니다. 제품에 적용되는 핵심 기술을 보호하기 위한 출원도 있고, 경쟁사의 모방을 막기 위한 출원도 있습니다. 연구개발 성과를 권리화하거나 향후 사업 확장에 대비하는 출원도 있습니다.
그러나 국내 출원 발명이 모두 해외에서 같은 사업적 가치를 갖지는 않습니다.
| 해외 출원 필요성이 낮은 발명 | 해외 출원을 적극 검토할 발명 |
|---|---|
| 국내 시장에서만 판매되는 제품의 기술 | 지금은 아니어도 해외 진출 가능성이 높은 기술 |
| 해외 사업화 계획이 구체적으로 없는 기술 | 글로벌 경쟁사가 유사 기술을 개발 중인 분야 |
| 권리를 확보해도 경쟁사 실시를 막기 어려운 기술 | 핵심 원천기술, 후속 개발의 기반이 되는 발명 |
| 해외 선행기술과 차별성이 부족해 등록 가능성이 낮은 발명 | 해외 고객사와의 거래에서 기술적 차별성을 뒷받침할 권리 |
| 기술 수명·사업화 기간이 짧아 실익이 낮은 발명 | 라이선싱·분쟁 대응에서 쓸 수 있는 발명 |
결국 해외 출원 여부는 특허성이 있는지를 판단하는 문제가 아닙니다. 권리화 가능성, 기술적 중요성, 사업적 가치, 해외 시장에서의 권리 확보 필요성을 함께 봐야 합니다.
2. 해외 출원 대상은 언제 정해야 하나요?
반드시 고려해야 하는 것이 우선권 주장 기간입니다. 국내에 최초 출원한 발명을 기초로 해외 출원에서 우선권을 주장하려면 최초 출원일로부터 1년 이내에 출원해야 합니다.
늦게 시작하면 평가 자체가 불가능해집니다
제가 실무에서 중요하게 본 것은 해외 출원 여부를 너무 늦게 결정하지 않는 것이었습니다. 우선권 기간이 임박한 시점에 검토를 시작하면 충분한 평가가 어렵고, 국가별 예산·번역·출원 방식을 따져 볼 시간도 부족해집니다.
| 시점 | 해야 할 일 |
|---|---|
| 국내 출원 | 우선권 기산일 확정 |
| 출원 후 6~9개월 | 발명 심의위원회 개최 — 후보 선정과 평가 |
| 출원 후 10~11개월 | 국가·출원 방식·예산 확정, 번역 착수 |
| 출원 후 12개월 | 우선권 주장 기한 — 이 날을 넘기면 되돌릴 수 없습니다 |
기업의 연구개발·출원 일정에 따라 다르지만, 국내 출원 후 6~9개월 사이에 해외 출원 심의를 진행하는 것이 제가 써 본 방법입니다.
기율특허법인에 맡기면 이렇게 진행됩니다
3. 무엇을 기준으로 평가해야 하나요? — 5가지 항목
가장 중요한 것은 평가 기준을 명확히 정해 두는 것입니다. 특허 담당자가 기술적으로 우수한 발명만 고르거나, 사업부가 해외 매출 가능성만으로 판단해서는 안 됩니다.
| 평가 항목 | 주요 평가 내용 |
|---|---|
| 권리성 | 신규성·진보성 확보 가능성, 권리범위의 적정성, 경쟁사 모방 방지 가능성 |
| 기술성 | 기술적 차별성, 기술의 완성도, 후속 연구개발 및 확장 가능성 |
| 사업성 | 현재 제품·사업과의 연관성, 사업화 가능성, 매출 기여 가능성 |
| 해외 사업 연관성 | 해외 생산·판매 여부, 해외 진출 계획, 해외 고객사와의 거래 가능성 |
| 전략적 중요성 | 경쟁사 견제, 핵심 기술 선점, 라이선싱 가능성, 분쟁 대응 필요성 |
① 권리성 — 해외에서 실제로 권리를 확보할 수 있는가
국내에서 특허성이 인정될 가능성이 높다고 해서 해외에서 같은 결과가 보장되지는 않습니다. 해외 선행기술을 따로 봐야 하고, 국가별 심사 실무에 따라 확보 가능한 권리범위가 달라집니다.
확인할 것은 네 가지입니다 — 해외 선행기술과 비교해 차별성이 충분한가, 핵심 기술적 특징이 청구항에 반영돼 있는가, 해외에서도 모방을 막을 권리범위를 확보할 수 있는가, 예상되는 거절이유에 대응할 기술적 근거가 있는가.
이 부분은 특허 담당자 또는 변리사의 검토가 필요한 영역입니다.
② 기술성 — 기업의 핵심 기술인가
현재 사업에 직접 쓰이는 기술인지뿐 아니라 향후 기술개발 방향과 맞닿아 있는지를 봅니다. 핵심 원천기술이나 후속 개발의 기반이 되는 발명이라면 지금 사업화 규모가 크지 않더라도 해외 출원의 전략적 가치가 있습니다.
③ 사업성 — 실제 사업에 활용되는가
해외에서 생산·판매하는 제품에 적용되는 기술인지, 향후 진출 계획이 있는지, 해외 고객사와의 거래에서 기술적 차별성을 뒷받침하는 데 필요한 권리인지를 봅니다.
④ 해외 사업 연관성 — 어느 국가에서 권리를 확보할 것인가
해외 출원은 국가마다 비용이 따로 발생하므로 어느 나라에 낼지가 곧 예산입니다. 다섯 가지를 봅니다.
제품의 주요 판매 국가 · 제품 또는 원료의 주요 생산 국가 · 향후 진출 예정 국가 · 주요 경쟁사가 생산하거나 판매하는 국가 · 경쟁사의 기술개발과 사업 활동이 활발한 국가.
시장 규모가 크다는 이유만으로 출원 국가를 정하면 안 됩니다. 실제 사업과 경쟁 환경에 맞춰 판단해야 합니다. 국가 선정 기준과 PCT 활용 방법은 해외 특허출원 전략에 따로 정리해 두었습니다.
⑤ 전략적 중요성 — 지금 쓰지 않아도 필요한 권리인가
경쟁사 견제, 핵심 기술 선점, 라이선싱 가능성, 향후 분쟁 대응까지 보면 당장의 매출과 무관한 발명도 출원 대상이 됩니다.
4. 발명 심의위원회는 누가 들어가고 어떻게 운영하나요?
해외 출원 대상 선정은 특허 담당자 혼자 결정하기 어려운 업무입니다. 권리화 가능성은 특허 담당자가 보더라도, 그 기술이 어떤 사업에 쓰일지와 해외 시장에서 얼마나 중요한지는 연구소·사업부의 의견을 들어야 하기 때문입니다.
심의위원회 구성
| 구성원 | 주요 역할 |
|---|---|
| 특허 담당자 | 특허성·선행기술·권리범위 및 해외 출원 전략 검토 |
| 연구소·기술 담당자 | 기술적 차별성, 완성도, 후속 개발 가능성 평가 |
| 사업부 담당자 | 사업화 가능성, 제품 적용 여부, 해외 시장 연관성 평가 |
| 경영진·의사결정권자 | 최종 우선순위와 예산 배분 결정 |
| 외부 변리사 | 특허성·권리범위·해외 권리화 가능성에 대한 전문 의견 |
중요한 것은 기업 내부에 변리사가 있는지에 따라 운영 방식을 달리 설계할 수 있다는 점입니다.
제가 근무했던 기업은 인하우스 특허팀에 변리사가 있어 담당자가 권리성을 직접 평가했습니다. 인하우스에 변리사가 없는 기업이라면 외부 변리사를 심의위원으로 참여시키는 방법이 있습니다. 외부 변리사는 출원 가능 여부만이 아니라 선행기술과 비교한 특허성, 해외 출원 시 예상되는 거절이유, 확보 가능한 권리범위까지 의견을 낼 수 있습니다.
외부 변리사와 내부 담당자가 역할을 어떻게 나누는지는 인하우스 특허담당자, 외부 변리사와 역할을 나누는 기준에 정리해 두었습니다.
심의위원회 운영 6단계
| 단계 | 주요 업무 |
|---|---|
| 1단계 | 국내 출원 발명 중 해외 출원 후보 선정 |
| 2단계 | 발명별 평가자료 작성 및 사전 검토 |
| 3단계 | 특허 담당자·연구소·사업부별 평가 |
| 4단계 | 내부 발명 심의위원회 개최 |
| 5단계 | 평가 결과 종합 및 해외 출원 우선순위 결정 |
| 6단계 | 해외 출원 국가 및 출원 방식 결정 |
심의위원회를 열기 전에는 평가자료를 미리 돌리는 것이 좋습니다. 발명의 명칭과 기술 개요뿐 아니라 국내 출원 내용, 주요 청구항, 선행기술 검토 결과, 현재 사업과의 연관성, 해외 사업화 계획까지 담습니다.
회의에서는 평가 결과를 공유하고 해외 출원이 필요한 이유와 우선순위를 논의합니다. 이때 점수만 비교하지 말고, 점수가 낮은 이유와 사업 전략상 중요한 이유를 함께 봐야 합니다.
5. 평가 점수만으로 결정해서는 안 됩니다
평가표를 쓰면 객관성과 일관성이 올라갑니다. 항목별로 5점 척도를 매기고 중요도에 따라 가중치를 주는 방법도 있습니다.
특허성은 높지만 해외 사업과 연관이 낮은 발명과, 특허성은 다소 낮더라도 핵심 해외 사업에 직접 걸린 발명 중 하나를 골라야 한다면, 점수만으로는 결정할 수 없습니다.
예산이 한정돼 있다면 우수한 발명 중에서도 다시 우선순위를 정해야 합니다. 평가표는 의사결정을 돕는 수단이고, 최종 판단은 사업 전략과 특허 포트폴리오 전체를 보고 내리는 것이 맞습니다.
한정된 예산을 어떻게 배분하고 경영진에게 어떻게 설명할지는 특허예산 보고, 비용이 아니라 리스크로 적어야 통과됩니다에서 따로 다뤘습니다.
6. 해외 출원 대상 선정은 특허 전략의 출발점입니다
기업의 해외 특허 출원은 국내 출원을 해외로 늘리는 업무가 아닙니다. 한정된 예산으로 어느 기술을 어느 국가에서 보호할지, 그 권리가 앞으로 사업과 경쟁 환경에서 어떤 역할을 할지 정하는 전략적 업무입니다.
그러려면 평가 기준을 명확히 세우고, 특허팀·연구소·사업부가 함께 참여하는 의사결정 체계를 갖춰야 합니다. 발명 심의위원회는 특허 담당자의 판단에만 기대지 않고 기술성과 사업성을 함께 볼 수 있다는 점에서 실무적으로 유용합니다.
선정 체계가 잡혀 있으면 불필요한 해외 출원 비용을 줄이면서도, 핵심 기술은 제때 필요한 국가에서 권리를 확보할 수 있습니다. 특허팀의 성과를 무엇으로 셀지는 특허팀 KPI, 출원 건수를 세는 순간 팀의 방향이 바뀝니다에서 이어서 보실 수 있습니다.
이 글을 쓴 전문가
유성식 파트너 변리사 — 삼양홀딩스·삼양사 IP전략팀장 출신, 특허청장상(기업지식재산 명장)
기율특허법인 | 1566-7190
해외 출원 대상 선정, 자주 묻는 질문
해외 출원 여부는 언제까지 정해야 하나요?
국내 최초 출원일로부터 12개월 안에 출원해야 우선권을 주장할 수 있습니다. 이 기한을 넘기면 되돌릴 방법이 없으므로, 심의는 출원 후 6~9개월 사이에 여는 것이 안전합니다.
발명 심의위원회는 누가 참여해야 하나요?
특허 담당자, 연구소·기술 담당자, 사업부 담당자, 그리고 우선순위와 예산을 정할 의사결정권자가 기본입니다. 권리성 판단을 보완할 외부 변리사를 함께 넣는 경우도 많습니다.
인하우스에 변리사가 없는데 권리성은 누가 평가하나요?
외부 변리사를 심의위원으로 참여시키면 됩니다. 출원 가능 여부만이 아니라 선행기술과 비교한 특허성, 예상 거절이유, 확보 가능한 권리범위까지 의견을 받을 수 있습니다.
PCT로 출원하면 국가 결정을 미룰 수 있나요?
PCT 국제출원을 이용하면 국가별 진입(국내단계) 결정을 뒤로 미룰 수 있습니다. 다만 심의 자체를 미루는 수단은 아닙니다 — 어느 국가가 후보인지는 우선권 기간 안에 정해 두어야 예산과 번역 일정을 짤 수 있습니다. 절차와 기한은 PCT출원절차, 12개월과 30개월부터 확인하세요에 정리해 두었습니다.
평가 점수가 가장 높은 발명부터 내면 되나요?
점수는 판단을 돕는 수단입니다. 특허성이 다소 낮아도 핵심 해외 사업에 직접 걸린 발명이 먼저일 수 있습니다. 사업 전략과 포트폴리오 전체를 함께 봐야 합니다.
기율특허법인은 100개국 이상 글로벌 출원 경험을 바탕으로 해외특허·해외상표·해외디자인 라인을 나눠 운영하고, 미국·유럽·일본·중국 현지 대리인과 직접 협업합니다. 발명 심의위원회에 외부 변리사로 참여해 권리성 의견을 내는 것부터, 국가 선정과 출원 방식 확정까지 단일 창구로 처리합니다.
해외 출원 기준과 절차를 점검하고 싶으시면 아래 버튼으로 문의해 주시기 바랍니다.
전화 상담은 대표번호 1566-7190 으로 연결됩니다.
