미국특허 ! 취득한 뒤에도, 제3자가 해당 IP의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 다양한 제도가 존재합니다.

이러한 제도는 경쟁사의 방어 수단으로 활용되기도 하며, 동시에 특허권자 입장에서는 사전에 전략적으로 대비해야 할 중요한

이슈이기도 합니다. 이번 글에서는 미국의 대표적인 특허 무효화 제도인 IPR, Ex Parte Reexamination, PGR, 그리고 소송 중

무효 주장까지 총정리하여 소개합니다. 특히 제도별로 적용되는 Estoppel(에스토펠) 개념의 차이점도 함께 설명합니다. 미국특허

서론 : 왜 특허 무효화 제도가 중요한가?

특허는 한 번 등록되었다고 해서 절대적인 권리가 아닙니다.

실제로 미국에서는 다수의 등록 특허가 후속 절차를 통해 무효화되고 있으며, 특히 기술 집약적인 산업에서는 이러한 절차가 치열하게 활용되고 있습니다. 따라서 기업들은 미국 진출 전후로 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

1. 내 특허가 공격당할 가능성은?

2. 경쟁사의 특허를 무효화할 수 있는 방법은?

3. 비용과 시간은 어떻게 비교되는가?

4. 동일한 사안을 두 번 다툴 수 없는 에스토펠(Estoppel)의 위험은 없는가?

미국 특허 무효화 제도의 전체 지도

핵심 요약 : 제3자가 PTAB에 제기하는 대표적인 특허 무효 절차로, 빠르고 효율적입니다.

대상 : 등록된 특허의 특정 청구항

무효 근거 : 102 또는 103조 (선행 특허, 인쇄물만 허용)

절차 : Petition → Institution Decision → 본안 심리 → Final Written Decision

기간 : 개시 후 12개월 내 판결

전략적 사용 : 침해소송의 방어 수단으로 활용, 병행 가능

Estoppe l: IPR에서 최종 결정(Final Written Decision)이 내려진 경우, 신청인은 “제기했거나 제기할 수 있었던” 모든 근거를 나중에 법원이나 USPTO에서 다시 주장할 수 없습니다. 매우 강력한 에스토펠이 적용됩니다. 미국특허

신청 주체 : 누구나 가능 (익명 포함)

심리 방식 : 심사관(Examiner)과 출원인만 참여

장점 : 비교적 비용이 낮고 조용히 진행 가능

단점 : 제3자는 신청 후 절차에 개입 불가

시기 제한 : 이론상 등록 후 언제든지 신청 가능하나, IPR 또는 소송 병행 중일 경우 USPTO가 거절하거나 병합할 수 있음

Estoppel : 제3자에게는 Estoppel이 적용되지 않습니다. 다시 다른 절차에서 동일 선행기술을 활용할 수 있습니다. 따라서 조심스럽게 먼저 시도하는 용도로 사용 가능

시기 제한 : 등록 후 9개월 이내만 신청 가능

무효 근거 : 광범위 (101, 102, 103, 112 등)

전략적 포인트 : PGR은 Alice나 서술 요건(112)까지 문제제기 가능하여 SW/바이오 특허에 특히 유용

Estoppel : IPR과 동일하게 강력한 에스토펠 적용. 제기했거나 제기할 수 있었던 모든 사유를 이후에 반복 주장할 수 없음

형태 : 침해소송 중 피고가 counterclaim 또는 defense로 무효 주장

증거 기준 : “Clear and Convincing Evidence” (행정절차보다 높음)

특징 : 배심원, 증인신문 등 소송 비용과 시간이 큼

전략 : IPR 병행 또는 선제적 IPR 제기 후 소송 지연 요청 가능

Estoppel 영향 : IPR 또는 PGR 이후 소송에서 관련 근거를 다시 사용할 수 없게 될 수 있음 → 병행 전략 시 신중한 판단 필요