확인대상발명 특정, 각하를 피하는 기재 기준

확인대상발명, 권리범위확인심판에서 실제 다툼이 벌어지는 지점입니다.

특허 내용 자체보다 “제대로 특정되었는가”에서 승패가 갈리는 경우가 적지 않습니다.

특정이 애매하면 심판원이 본안 판단에 들어가지도 않습니다.

그대로 청구를 각하해버리기 때문입니다.

이 글에서는 물건·방법 발명과 수치한정발명으로 나눠 기재 기준을 정리했습니다.

심판 절차 전반은 권리범위확인심판 제기 요건부터 절차까지에서 확인하실 수 있습니다.

확인대상발명 카테고리가 어긋날 때

청구항은 방법인데 물건으로 특정해 청구하는 경우가 있습니다.

유형 자체가 어긋나면 원칙적으로 부적법한 청구로 봅니다.

다만 예외가 있습니다.

설명서에 그 물건을 만드는 과정을 시계열적으로 기재했다면 달라집니다.

방법 청구항과 견줄 수 있을 만큼 특정된 것으로 인정받을 수 있습니다.

대법원은 생산방법 청구항의 효력이 그 방법으로 만든 물건에도 미친다고 보았습니다.

따라서 특정 생산방법으로 만든 물건을 실시 형태로 잡을 수 있습니다(2003후2164).

청구범위가 물건으로 적혀 있으면서 제조방법도 함께 기재된 경우입니다.

제조방법이 적혀 있어도 실질은 최종적으로 얻어지는 물건입니다.

그래서 ‘물건에 관한 것’으로 분류됩니다.

권리범위를 볼 때도 제조방법으로 구성을 좁혀 보지 않습니다.

최종물에 남는 구조·성질을 기준으로 대비합니다(2020후11059, 2011후927 전합).

같은 맥락에서 대법원은 한 가지를 더 짚었습니다.

이해를 돕기 위해 제조방법을 덧붙였다는 이유만으로 심판 대상이 좁아지지는 않습니다(2019후11541).

폐왁스 재생장치 사건이 이해를 돕습니다.

원고가 특정한 대상은 이름이 “재생장치”였습니다.

명목상으로는 물건이었던 셈입니다.

그런데 설명서에는 공정이 시간 순서대로 적혀 있었습니다.

첫 번째 탱크에서의 용해·교반·수분증발·불순물 침전, 여과, 두 번째 탱크 보관까지였습니다.

법원은 방법 청구범위와 차이점을 판단할 만큼 특정되었다고 인정했습니다(2005허1363).

즉 명목상 분류보다 생산과정 기재가 실질을 좌우합니다(2007허8252).

청구범위가 특정 수치범위를 구성요소로 삼는 경우입니다.

그 수치범위와 대비할 대상이 없으면 판단 자체가 불가능합니다.

따라서 대응하는 수치를 명확히 적어야 합니다.

수치 기재가 빠지거나 모호하면 특정되었다고 보지 않습니다.

투명 비누편을 가압성형하는 발명이 대표적인 사례입니다.

이 발명은 성형에 들어가는 비누편의 온도상승 범위를 수치로 한정했습니다.

그런데 설명서에는 온도를 올리는 과정이 있는지조차 나타나지 않았습니다.

성형 공정 투입 온도에 대한 언급도 전혀 없었습니다.

대법원은 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다고 판단했습니다(2003후656).