연구 하나가 끝나면 보통 출원 한 건이 나갑니다.
소재를 새로 만들었으면 소재 특허 한 건, 그걸로 끝입니다.
같은 연구에서 일곱 건이 나올 수도 있었다는 사실은 나중에 압니다.
경쟁사가 제조방법을 비켜 들어올 때쯤 알게 됩니다.
발명 발굴, 없는 것을 만들어 내는 일이 아니라 이미 있는 것을 몇 개로 볼지 정하는 일입니다.
발명 발굴, 기다리면 나오지 않습니다
연구원이 완성된 형태로 들고 오는 경우는 드뭅니다.
보는 각도가 다르기 때문입니다.
연구원은 「기존보다 성능이 좋아졌는가」를 봅니다.
특허 쪽은 「기존과 무엇이 다른가, 그 차이를 권리로 적을 수 있는가」를 봅니다.
같은 실험을 놓고 한쪽은 결론을 보고 한쪽은 경계를 봅니다.
그래서 신고를 기다리는 방식만으로는 좋은 건이 모이지 않습니다.
연구원에게 무엇을 어떤 순서로 물을지는 연구개발특허, 「낼 게 없다」는 말부터 의심해야 합니다에 따로 정리했습니다.
발명 발굴, 무엇을 찾는 일인가요?
세 갈래로 보면 빠지는 것이 적습니다.
| 갈래 | 찾는 것 |
|---|---|
| 문제점 | 왜 이 연구를 시작했는가 — 강도·분산성·수율·원가 중 무엇이 걸렸는가 |
| 차이점 | 기존과 무엇이 달라졌는가 — 성분·함량·온도·시간·입자크기 |
| 효과 | 그 차이로 무엇이 달라졌는가 — 더해진 정도인가, 그 이상인가 |
연구결과보다 연구를 시작하게 만든 문제가 먼저입니다.
문제를 알아야 그 해결 수단이 어디까지 권리가 되는지 보입니다.
하나의 연구결과를 몇 건으로 펼치나요?
새 소재 하나를 만들었다면 적어도 일곱 축이 나옵니다.
발명 발굴 단계에서 축을 세워 두면 명세서에 담을 범위가 정해집니다.
| 축 | 무엇을 권리로 적는가 |
|---|---|
| ① 소재 자체 | 물질 또는 조성 |
| ② 제조방법 | 만드는 공정과 조건 |
| ③ 조성물 | 그 소재를 포함하는 배합 |
| ④ 용도 | 특정 쓰임과 기능 |
| ⑤ 물성 | 파라미터로 특정되는 성질 |
| ⑥ 후속 제품 | 그 소재를 쓴 완제품 |
| ⑦ 공정 개량 | 뒤이어 다듬은 제조 조건 |
일곱 축이 모두 등록되는 것은 아닙니다. 특허성은 축마다 따로 봅니다.
중요한 것은 하나의 성과를 하나의 권리로만 보지 않는 습관입니다.
한 출원에 묶을까요, 나눠 낼까요?
법이 정한 원칙은 하나씩입니다.
특허법 제45조 제1항은 「특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다」고 정합니다.
다만 단서가 있습니다.
하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명은 하나로 낼 수 있습니다.
그 요건은 같은 조 제2항에 따라 대통령령으로 정해져 있습니다.
묶어 냈다가 나중에 나눌 수도 있습니다. 제52조의 분할출원입니다.
나눌 수 있는 때는 세 갈래입니다.
| 시기 | 근거 |
|---|---|
| 보정할 수 있는 기간 | 제52조 제1항 제1호 (제47조 제1항) |
| 거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 | 제52조 제1항 제2호 |
| 특허결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 (설정등록을 받으려는 날이 더 빠르면 그 날까지) | 제52조 제1항 제3호 |
분할출원은 원출원을 한 때에 출원한 것으로 봅니다(제52조 제2항).
일부 규정을 적용할 때는 실제로 낸 때를 기준으로 하는 예외가 있습니다.
다만 최초 명세서·도면에 적힌 범위 안에서만 나눌 수 있습니다.
그래서 처음 쓸 때 일곱 축을 모두 적어 두는지가 나중의 선택지를 정합니다.
청구항 폭은 어디에서 정해지나요?
발명 발굴 때 던진 질문 하나가 청구항의 위아래 폭을 정합니다.
연구원이 「A라는 소재를 썼다」고 하면 거기서 멈추지 않습니다.
A와 비슷한 소재도 되는지, A가 속한 상위 군은 무엇인지 묻습니다.
A를 B나 C로 바꿔도 같은 결과가 나오는지 확인합니다.
반대 방향도 같이 봅니다. 함량·조건·물성으로 좁혀 둔 범위가 필요합니다.
넓은 쪽이 무너졌을 때 남는 것이 그 좁은 범위이기 때문입니다.
기율특허법인은 출원부터 심판·소송, 사업화까지 한 창구에서 이어 갑니다.
분쟁에서 어디가 먼저 깨지는지를 보고 출원 단계의 폭을 잡습니다.
분야별 작성 기준은 화학특허 청구항 설계에 정리돼 있습니다.
효과는 왜 따로 묻나요?
구성 차이만으로는 다투기 어려운 국면이 있기 때문입니다.
연구원이 「A와 B를 섞었다」고 하면 한 걸음 더 들어갑니다.
각각 썼을 때와 함께 썼을 때가 어떻게 다른지 묻습니다.
더해진 정도인지, 예상보다 큰 폭인지를 확인합니다.
A가 10이고 B가 10인데 둘을 합쳐 30이 나왔다면 기록해 둘 값입니다.
구성과 효과 사이의 인과를 실험 자료에서 찾아 두는 일입니다.
경쟁사 특허에서 발명 발굴 단서를 찾나요?
찾습니다. 상대 권리를 읽는 일이 개량의 출발점이 됩니다.
경쟁사가 A와 B와 C로 권리를 잡고 있다면 질문이 생깁니다.
C를 다른 물질로 바꿀 수 있는지, 바꾸면 성능이 어떻게 되는지.
그 질문이 연구팀으로 넘어가면 개량 과제가 됩니다.
상대 권리를 계속 지켜보는 방법은 경쟁사 특허 모니터링에서 다뤘습니다.
발굴한 건을 기존 보유 권리와 묶어 보는 단계는 특허 포트폴리오 관리로 이어집니다.
조문 원문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 쓴 전문가
유성식 파트너 변리사 — 삼양홀딩스·삼양사 IP전략팀장 출신, 특허청장상(기업지식재산 명장)
기율특허법인 | 1566-7190
발명 발굴 관련 자주 묻는 질문
일곱 축을 전부 출원해야 하나요?
아닙니다. 축마다 특허성과 사업 가치를 따로 봅니다.
다만 명세서에는 적어 두어야 나중에 나눠 낼 수 있습니다.
나중에 나누면 출원일이 늦어지나요?
늦어지지 않습니다. 분할출원은 원출원을 한 때에 출원한 것으로 봅니다(제52조 제2항).
다만 일부 규정을 적용할 때는 실제로 낸 때가 기준이 되는 예외가 있습니다.
특허결정을 받은 뒤에도 나눌 수 있나요?
할 수 있습니다. 등본을 송달받은 날부터 3개월 안이면 됩니다.
설정등록을 받으려는 날이 그보다 빠르면 그 날까지입니다.
발명 발굴 시점을 연구 일정에 넣어 두십시오
출원서를 쓸 때 축을 세우면 이미 적을 수 있는 범위가 정해져 있습니다.
연구가 돌아가는 중에 보면 나눠 낼 여지가 남습니다.
어느 축을 묶고 어느 축을 뒤로 미룰지 함께 짚어 드립니다.
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