심판을 청구해 놓고 서류를 고쳐야 할 때가 있습니다.
설명이 모호했거나, 상대 제품을 다시 보니 빠뜨린 구성이 보였거나.
이때 고친 내용이 요지변경으로 판단되면 심결각하됩니다.
본안 판단을 못 받고 절차가 끝납니다. 다시 청구하는 길밖에 남지 않습니다.
반대로 같은 보정이라도 인정되는 경우가 있습니다. 그 경계가 이 글의 주제입니다.
요지변경 판단은 고친 내용이 아니라 그 근거가 어디 있었는지로 갈립니다.
요지변경, 왜 문제가 되나요?
고친 서류가 사실상 다른 사건이 되어 버리면 절차가 꼬이기 때문입니다.
심판은 상대방에게 방어할 기회를 주고 진행합니다.
도중에 다투는 대상이 바뀌면 상대는 처음부터 다시 방어해야 합니다.
그래서 법이 선을 그어 두었습니다.
각하되면 본안 판단이 없습니다. 이긴 것도 진 것도 아닌 채 시간만 흘러갑니다.
법은 무엇을 금지하고 있나요?
특허법 제140조 제2항입니다. 「심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다」고 정합니다.
다만 단서로 세 가지를 빼 두었습니다.
| 호 | 요지변경으로 보지 않는 보정 |
|---|---|
| 1호 | 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡는 보정 (추가 포함, 청구인이 특허권자이면 추가되는 특허권자의 동의 필요) |
| 2호 | 청구의 이유를 보정하는 경우 |
| 3호 | 권리범위 확인심판에서 설명서 또는 도면을 보정하는 경우 — 피청구인이 실제 실시 발명과 다르다고 주장할 때 그에 맞추는 보정 |
권리범위 확인심판은 애초에 설명서와 도면을 내야 합니다(제140조 제3항).
특허발명과 대비할 수 있는 수준이어야 합니다. 그 서류를 고치는 일이 쟁점이 됩니다.
요지변경 아닌 보정은 어떤 것인가요?
대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결이 기준을 정리했습니다.
판시사항은 「발명의 동일성이 유지되는 정도의 심판청구서 보정이 특허법 제140조 제2항에서 정한 요지의 변경에 해당하는지 여부(소극)」입니다.
동일성이 유지되면 요지변경이 아니라는 뜻입니다. 인정되는 꼴은 두 가지입니다.
① 불명확한 부분을 구체화한 것
판결은 「설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것」을 들었습니다.
서로 모순되는 기재를 바로잡는 것도 같은 범주로 봅니다.
기준은 간단합니다. 고친 내용의 근거가 원래 서류 어딘가에 이미 있어야 합니다.
② 처음부터 당연히 있어야 할 구성을 더한 것
도면에는 그려져 있는데 설명서에서 빠진 부분을 채우는 경우가 대표적입니다.
청구이유나 함께 낸 카탈로그·사용설명서에 이미 드러난 내용을 옮겨 적는 것도 같습니다.
상대가 예상할 수 있었던 범위 안이면 방어권을 해치지 않기 때문입니다.
반대로 어디에도 없던 구성을 새로 끌어오면 사실관계가 달라집니다.
이때는 요지변경 판정을 받습니다. 상대가 예상하지 못한 것을 방어하게 만들기 때문입니다.
상대가 「우리가 쓰는 건 그게 아니다」라고 하면요?
적극적 권리범위 확인심판에서 자주 나오는 상황입니다.
이때 청구인이 상대의 실시 주장에 맞춰 서류를 고치는 것은 제140조 제2항 제3호에 들어갑니다.
앞의 동일성 기준을 따지지 않고 적법한 보정으로 받아들입니다.
다투는 대상이 실제 쓰는 기술로 모이는 편이 분쟁 해결에 맞기 때문입니다.
심판원 쪽에도 역할이 있습니다.
대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결은 대비가 어려울 만큼 불명확하면 요지변경이 되지 않는 범위에서 보정을 명하는 등의 조치를 취해야 한다고 했습니다.
보정 명령을 받았다면 범위를 넘기지 않도록 설계하는 일이 남습니다.
심판은 심사와 판단 구조가 다릅니다. 심결문의 논리를 읽는 경험이 결과를 가릅니다.
당 법인은 특허심판원에서 근무한 변리사가 심결문의 논리 구조부터 읽습니다.
요지변경 피하려면 무엇을 준비하나요?
고치기 전에 아래 다섯 가지를 먼저 확인합니다.
- 고칠 내용의 근거가 처음 낸 설명서·도면 어딘가에 있는가
- 없다면 청구이유나 함께 낸 증거자료에라도 드러나 있는가
- 상대가 예상할 수 있었던 범위 안인가
- 상대의 실시 주장에 맞추는 보정이라면 그 주장 내용을 서면으로 확보했는가
- 새 사실관계를 끌어와 사실상 다른 사건이 되지는 않는가
네 번째가 실무에서 가장 든든합니다. 상대 주장을 서면으로 받아 두면 3호로 갑니다.
요지변경 다툼 자체를 만들지 않는 방법도 있습니다. 애초에 서류를 제대로 쓰는 것입니다.
처음 작성 기준은 확인대상발명 특정, 각하를 피하는 기재 기준에 정리해 두었습니다.
본안으로 넘어간 뒤의 쟁점은 균등침해 성립 요건 5가지에서 다뤘습니다.
제도와 서식은 지식재산처에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 검토한 전문가
박성호 변리사 — 특허심판원 심판장 출신, 특허청 국제특허출원심사1팀장·서울중앙지법 기술조사서기관 역임
기율특허법인 | 1566-7190
요지변경 관련 자주 묻는 질문
각하되면 다시 청구할 수 있나요?
할 수 있습니다. 다만 절차를 처음부터 다시 밟아야 해 시간과 비용이 다시 듭니다.
각하 심결 자체를 다투는 심결취소소송도 가능하지만 그만큼 길어집니다.
도면만 고치는 것도 보정인가요?
맞습니다. 설명서와 도면 모두 보정 대상이고 같은 기준으로 봅니다.
도면에 이미 그려진 것을 설명서에 옮기는 쪽은 대체로 인정됩니다.
심판원이 보정을 명하면 범위가 정해지나요?
명령에 범위가 적히지만 그 안에서도 동일성 기준은 그대로 적용됩니다.
명령을 받았다고 무엇이든 고칠 수 있는 것은 아닙니다.
고치기 전에 한 번 보셔야 합니다
각하되면 본안 판단 없이 절차가 끝나고 처음부터 다시입니다.
고칠 내용의 근거가 원래 서류에 있는지부터 확인해야 합니다.
기율특허법인은 심판장·심판관 출신 변리사가 보정 범위를 먼저 짚어 드립니다.
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