권리범위확인심판이든 침해 다툼이든 승부처는 하나입니다.
상대가 쓰고 있는 기술, 곧 확인대상발명이 내 특허의 권리범위 안에 들어오느냐입니다.
대법원 판례를 모아 보면 윤곽이 잡힙니다. 어떤 때 속하지 않는다고 보았고, 어떤 때 속한다고 보았는지입니다.
이 윤곽을 먼저 알면 주장의 방향이 정해집니다.
특허침해판단, 무엇부터 보나요?
출발점은 구성요소입니다.
대법원은 청구범위에 적힌 각 구성요소와 그 구성요소 사이의 유기적 결합관계를 함께 봅니다.
이 둘이 확인대상발명에 그대로 들어 있어야 권리범위에 속합니다(대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후11152 판결).
구성요소를 하나씩 대조하는 것만으로는 부족하다는 뜻입니다. 결합 방식까지 같아야 합니다.
특허침해판단, 권리범위에 속하지 않는다고 본 경우는?
크게 세 갈래입니다. 확인대상발명 쪽 사유, 특허권 쪽 사유, 그리고 출원 과정의 진술입니다.
확인대상발명 쪽 사유
- 특허발명과 아예 다른 경우
- 특허발명의 구성요소를 빠뜨린 경우
- 이미 공지된 기술이거나, 공지기술에서 쉽게 발명할 수 있는 자유실시기술인 경우
구성요소 결여는 실무에서 가장 먼저 확인하는 항목입니다.
특허권 쪽 사유
- 권리범위가 불명확한 경우
- 특허발명을 실시하는 것이 애초에 불가능한 경우
- 특허권이 공지 또는 공용인 경우
- 선원에 위배된 경우
이 네 가지는 상대 기술이 아니라 내 특허 자체에 문제가 있는 경우입니다.
공격에 나서기 전에 자기 권리부터 점검해야 하는 이유입니다.
출원경과 금반언
출원 과정에서 스스로 한 말에 발목이 잡히는 경우입니다.
거절이유를 피하려고 청구범위를 좁혀 두었다면, 그 부분은 나중에 균등물로 주장하기 어렵습니다.
의견서 한 줄이 몇 해 뒤 권리 주장의 폭을 스스로 줄이는 셈이 됩니다.
특허침해판단, 권리범위에 속한다고 본 경우는?
다섯 가지입니다.
- 두 발명이 균등관계에 있는 경우
- 쓸모 없는 공정을 덧붙인 데 지나지 않는 경우
- 특허발명을 그대로 담은 채 더 보탠 이용관계인 경우
- 간접침해에 해당하는 경우
- 구성요소와 그 유기적 결합관계를 모두 포함하는 경우
이용관계와 무용한 공정 부가
이용관계는 남의 특허를 통째로 담고 거기에 무언가를 더한 구조입니다.
더했다는 이유로 빠져나가지 못합니다. 원래 구성이 그대로 들어 있기 때문입니다.
의미 없는 공정을 하나 끼워 넣는 회피 설계도 같은 이유로 통하지 않습니다.
간접침해
특허법 제127조는 일정한 행위를 침해로 봅니다.
제1호는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매하는 행위입니다.
여기서 생산은 국내에서의 생산을 뜻합니다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결).
생산이 국외에서 이뤄지면 앞 단계가 국내였더라도 간접침해가 되지 않습니다.
반제품을 만들어 수출하는 구조에서 결론이 갈리는 지점입니다.
특허침해판단, 균등은 어디서 갈리나요?
실무에서 가장 자주 다투어지는 것이 균등관계입니다.
대법원은 균등 요건을 제시하면서 과제 해결원리의 동일성을 첫 관문으로 두었습니다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결).
순서가 중요합니다. 제1요건인 과제 해결원리가 다르다고 판단되면 뒤의 요건은 보지 않습니다.
제2요건은 변경의 용이성입니다. 해결원리가 같아도 그 차이를 쉽게 채용할 수 없으면 균등이 아닙니다.
제3요건인 작용효과는 대개 제2요건을 따라갑니다. 변경이 쉽다는 결론이면 현저성은 인정되지 않습니다.
각 요건을 판례가 어떻게 따지는지는 균등침해 성립 요건 5가지에 따로 정리했습니다.
침해 판단은 출원 단계의 청구항 설계에서 이미 절반이 정해집니다.
기율특허법인은 출원부터 심판·소송까지 같은 창구에서 처리합니다.
출원 때 잡은 권리범위를 분쟁 단계까지 그대로 들고 갑니다.
특허침해판단 전에 준비할 것은 무엇인가요?
다투기로 했다면 순서대로 챙깁니다.
- 상대 기술을 구성요소 단위로 적어 청구항과 1:1로 대조한다
- 결합관계까지 같은지 본다 — 구성요소만 맞추면 부족하다
- 내 특허의 무효 사유를 먼저 점검한다
- 출원 경과의 의견서·보정서를 전부 읽는다
- 상대가 자유실시기술을 주장할 여지가 있는지 본다
확인대상발명을 어떻게 적어야 각하를 피하는지는 확인대상발명 특정, 각하를 피하는 기재 기준에 있습니다.
판결 원문은 대법원 종합법률정보에서, 조문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 검토한 전문가
박성호 변리사 — 특허심판원 심판장 출신, 특허청 국제특허출원심사1팀장·서울중앙지법 기술조사서기관 역임
기율특허법인 | 1566-7190
특허침해판단 관련 자주 묻는 질문
구성요소가 하나 빠지면 무조건 침해가 아닌가요?
문언침해는 성립하지 않습니다. 다만 그 구성요소가 균등물로 바뀐 것인지를 따로 봅니다.
빠진 것인지 바뀐 것인지가 갈림길입니다.
상대가 자유실시기술이라고 주장하면 어떻게 되나요?
받아들여지면 권리범위에 속하지 않습니다. 내 특허의 유효 여부와는 별개로 판단됩니다.
부품만 만들어 팔아도 간접침해가 되나요?
그 물건의 생산에만 쓰이는 부품이어야 합니다. 다른 용도가 있으면 제127조 제1호에 걸리지 않습니다.
순서를 지키면 다툼이 짧아집니다
속부 판단은 구성요소와 결합관계에서 시작해 균등으로 넘어갑니다.
첫 단추를 건너뛰고 균등부터 다투면 심결문의 논리와 어긋납니다.
실제로 심판을 걸 때 무엇을 먼저 챙겨야 하는지는 적극적 권리범위확인심판에 정리해 두었습니다.
출원·심판·소송을 한 창구에서 맡아 침해분석과 무효 검토를 같이 올려 드립니다.
대응 범위는 IP 분쟁대응 페이지에 정리돼 있습니다.
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