권리범위확인심판 결과는 심결문 맨 앞의 주문 한 줄로 나옵니다.
그런데 특허에 청구항이 여러 개면 이 한 줄이 생각보다 복잡해집니다.
어느 항까지 판단받았는지가 주문에 다 드러나지 않을 수 있습니다.
심판주문, 청구항 수에 따라 달라집니다
청구항은 독립항이든 종속항이든 서로 독립해 항마다 권리범위가 정해집니다.
그래서 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제135조 제3항).
일부 항만 특정해 청구하면 심판원은 그 항만 대비하면 됩니다.
문제는 항을 지정하지 않고 청구했을 때입니다.
항을 지정하지 않으면 어디까지 판단하나요?
소극적 심판과 적극적 심판이 다릅니다. 이 차이를 모르고 청구하면 원하는 판단을 못 받습니다.
소극적 심판 — 전부 판단
「속하지 아니한다」는 확인을 구하는 쪽입니다.
청구인의 목적은 어느 항에도 속하지 않는다는 확인을 받는 것입니다.
한 항이라도 속하면 그 제품은 여전히 상대 권리와 부딪칩니다.
그래서 이 청구는 여러 청구를 한꺼번에 낸 단순병합의 성격을 가집니다.
심판원은 모든 청구항을 판단해야 합니다.
적극적 심판 — 멈출 수 있습니다
「속한다」는 확인을 구하는 쪽은 다릅니다.
어느 항에도 속하지 않는다는 결론이라면 역시 모든 항을 판단해야 합니다.
그러나 일부 항을 골라 판단한 결과 그 항에 속한다는 결론이 나오면 나머지 항은 판단하지 않을 수 있습니다.
목적이 이미 달성됐기 때문입니다.
이때는 어느 항에 속하는지를 특정해 주문에 표시해야 합니다.
적극적 심판을 걸면서 전체 항의 판단을 기대하면 어긋날 수 있다는 뜻입니다.
일부 항에만 속하면 심판주문, 어떻게 나오나요?
여기서 견해가 갈립니다.
| 입장 | 주문 |
|---|---|
| 일부 인용·일부 기각 | 항별로 결과를 나눠 적는다 |
| 전부 기각 | 청구를 통째로 기각한다 |
실무는 전부 기각 쪽을 따르고 있습니다.
다만 권리관계는 제3자에게도 영향을 미치므로 공시가 정확해야 합니다.
그래서 일부 청구기각의 취지를 주문에 표시하는 편이 바람직하다는 견해가 있습니다(특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허7700 판결 참조).
반대로 청구항별 주문을 따로 낼 필요가 없다고 본 판결도 있습니다.
주문만 보고 어느 항이 어떻게 됐는지 읽히지 않을 수 있다는 점을 전제로 심결문을 봐야 합니다.
심판주문, 이유와 어긋나면 위법합니다
주문과 이유는 맞물려야 합니다.
제1항과 제2항에 모두 속하지 않는다는 확인을 구했는데 이유에 제1항 판단만 있다면 어떨까요.
제2항에 관한 이유 기재를 누락한 것이고, 이는 위법사유에 해당합니다(특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043 판결 참조).
일부 항에 속한다고 해서 다른 항에도 당연히 속한다고 볼 수는 없기 때문입니다.
심결을 받으면 주문만 보지 말고 이유에 모든 항이 들어 있는지 세어 봐야 합니다.
심결문의 논리 구조를 읽어 본 경험이 여기서 갈립니다.
기율특허법인은 특허심판원 심판관·심판장 출신 변리사가 청구취지 범위부터 함께 봅니다.
심결에는 어떤 효력이 있나요?
권리범위확인심결이 침해 여부를 곧바로 확정하지는 않습니다.
침해 여부는 금지청구나 손해배상 같은 민사소송의 확정판결로 가려지는 것이 일반적입니다.
그래서 이 심판이 감정에 가깝다는 견해도 있습니다.
다만 법이 이 심결에 붙여 둔 장치를 보면 단순한 참고 의견으로만 보기는 어렵습니다.
- 심결에 불복해 사법적 판단을 받는 절차가 있다(특허법 제186조)
- 일사부재리가 적용된다(제163조)
- 심판과 소송의 결론이 엇갈리지 않도록 어느 한쪽 절차를 중지할 수 있다(제164조)
- 확정된 심결을 믿은 제3자를 법이 직접 보호한다(제181조 제1항 제2호)
마지막 항목이 특히 분명합니다.
속하지 아니한다는 심결이 확정된 뒤 재심으로 상반된 심결이 확정되는 경우가 있습니다.
이때 재심청구 등록 전에 선의로 한 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않습니다.
확정된 심결을 믿고 움직인 쪽을 법이 보호하는 구조입니다.
판결 원문은 대법원 종합법률정보에서, 조문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 검토한 전문가
박성호 변리사 — 특허심판원 심판장 출신, 특허청 국제특허출원심사1팀장·서울중앙지법 기술조사서기관 역임
기율특허법인 | 1566-7190
심판주문 관련 자주 묻는 질문
전부 기각이면 모든 항에 속한다는 뜻인가요?
주문만으로는 단정할 수 없습니다. 이유에서 어느 항을 어떻게 판단했는지 확인해야 합니다.
확인대상발명이 일부 항과 대비되지 않으면 어떻게 되나요?
심판원이 보정이나 심문을 요구합니다. 흠이 치유되지 않으면 그 항은 각하로 갑니다.
주문보다 이유를 먼저 세어 보십시오
청구항이 여러 개인 사건은 청구 단계에서 범위가 정해집니다.
소극적이냐 적극적이냐에 따라 판단받는 범위가 달라지기 때문입니다.
증거를 어떻게 챙기는지는 적극적 권리범위확인심판에, 상대가 다투지 않을 때의 처리는 심판비용에, 속부 판단의 순서는 특허침해판단에 정리해 두었습니다.
심판관·심판장 출신 변리사가 청구취지 범위와 심결문 논리를 함께 검토해 드립니다. 대응 범위는 IP 분쟁대응 페이지에 있습니다.
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