상대 제품이 내 특허 안에 들어온다는 것을 공적으로 확인받고 싶을 때가 있습니다.
그때 쓰는 것이 적극적 권리범위확인심판입니다.
다만 내고 싶다고 언제나 판단을 받는 것은 아닙니다.
다툴 실익이 있어야 합니다. 그 실익을 가르는 것이 상대의 실시 여부입니다.
여기서 걸리면 권리범위를 따져 보기도 전에 절차가 끝납니다.
적극적 권리범위확인심판, 무엇을 확인받는 것인가요?
특정한 발명이 내 특허의 권리범위에 속하는지를 확인받는 절차입니다.
청구할 때 설명서와 도면을 함께 내야 합니다(특허법 제140조 제3항).
특허발명과 대비할 수 있을 만큼 적어야 한다는 뜻입니다.
확인의 이익은 상대의 실시 여부로 갈립니다(2011후2626·2002후2419 취지).
인정되는 꼴은 두 가지입니다.
- 상대가 지금 그 발명을 실시하고 있는 경우
- 과거에 실시한 적이 있고, 앞으로 하지 않으리라 단정하기 어려운 사정이 있는 경우
상대와 아무 관련 없는 발명을 적어 넣고 판단을 구할 수는 없습니다.
적극적 권리범위확인심판, 상대가 쓰고 있지 않으면 어떻게 되나요?
각하됩니다. 이유는 심결의 효력이 미치는 범위에 있습니다.
대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결이 정리했습니다.
확정된 심결의 효력은 청구인이 특정한 물품에만 미칩니다.
상대가 실제로 쓰는 물품에는 미치지 않습니다.
그래서 실시하지 않는 물품을 대상으로 한 청구는 부적법해 각하되어야 한다고 했습니다.
심결을 받아도 막고 싶었던 제품은 그대로 남습니다. 비용과 시간만 듭니다.
대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결도 같은 취지입니다.
각하에도 두 갈래가 있습니다.
보정명령에 지정 기간 내 응하지 않으면 결정각하입니다(특허법 제141조 제2항).
흠결 자체를 고칠 수 없으면 심결각하로 갑니다(제142조).
실시 입증이 안 되는 경우는 보통 앞쪽, 보정명령을 거쳐 결정각하로 이어집니다.
특정한 발명과 실제 제품이 다르면요?
그 차이를 어디까지 봐 주느냐가 실무의 핵심입니다.
대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결이 기준을 세웠습니다.
동일성은 실시 여부라는 사실확정의 문제라고 보았습니다.
그래서 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에만 동일성을 인정합니다.
이 사건에서는 구멍을 뚫는 방식과 가공 순서가 달랐습니다.
원심은 확인의 이익을 인정했지만 대법원은 이를 파기했습니다.
상대 제품을 직접 구해 구성을 하나씩 대조해 보는 과정이 번거로워도 필요한 이유입니다.
어떻게 적어야 대비가 되는지는 확인대상발명 특정, 각하를 피하는 기재 기준에 정리돼 있습니다.
실시 사실은 심판에서 어떻게 확인하나요?
심판원은 심결문에 실시 여부를 구체적으로 적어 둡니다.
뒤에 올 심결취소소송이나 침해소송에서 같은 쟁점을 다시 다투지 않기 위해서입니다.
특허심판원 실무에서는 상황에 따라 세 갈래로 진행됩니다.
① 증거를 내지 않은 경우
심판관이 실시를 뒷받침할 증거를 내라는 보정명령을 합니다.
끝내 내지 못하면 특별한 사정이 없는 한 각하됩니다.
상대에게도 의견을 낼 기회를 주고, 답변서 기간에 실시 여부 요약표를 내도록 안내합니다.
② 상대가 정면으로 다투는 경우
심문서를 보내 청구인의 의견을 받고 양쪽 주장을 모두 듣습니다.
과거에도 지금도 실시하지 않는다고 판단되면 각하합니다.
실시하는 것으로 인정되면 그 취지를 심결문에 적습니다.
③ 상대가 다투지 않는 경우
그냥 넘어가지 않습니다. 심문서나 구술심리로 한 번 더 확인합니다.
당장 다투지 않았다고 나중에도 다투지 않으리라는 보장이 없기 때문입니다.
심판은 심사와 판단 구조가 다릅니다. 심결문의 논리를 읽어 본 경험이 갈립니다.
기율특허법인은 특허심판원에서 근무한 변리사가 실시 입증 자료부터 함께 봅니다.
침해소송이 함께 진행 중이라면?
그 소송의 대상이 된 발명이 확인대상발명과 같은지를 확인합니다.
동일성 다툼이 있는지도 심결문에 적습니다.
소송 대상 발명이 불명확하거나 아예 적혀 있지 않으면 석명권을 행사합니다.
그래도 확인되지 않으면 관련성을 확인할 수 없다는 취지가 심결문에 남습니다.
의약품 사건이라면 상대의 허가와 약가등재 진행 상황까지 함께 보시는 편이 좋습니다.
그 분야 쟁점은 의약 특허 권리범위확인심판 완벽 해설에 정리돼 있습니다.
이 심판에서 진보성을 다툴 수 있는지는 진보성으로는 다툴 수 없습니다에 있습니다.
조문 원문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 검토한 전문가
박성호 변리사 — 특허심판원 심판장 출신, 특허청 국제특허출원심사1팀장·서울중앙지법 기술조사서기관 역임
기율특허법인 | 1566-7190
적극적 권리범위확인심판 관련 자주 묻는 질문
상대가 예전에만 쓰고 지금은 안 쓰면요?
앞으로도 하지 않으리라 단정하기 어려운 사정이 있으면 확인의 이익이 인정됩니다.
완전히 접었다는 것이 분명하면 다툴 실익이 없습니다.
상대 제품을 못 구하면 어떻게 하나요?
카탈로그·사양서·거래 자료처럼 구성을 확인할 수 있는 자료부터 모읍니다.
증거가 없으면 보정명령을 받고, 끝내 못 내면 각하로 갑니다.
각하되면 다시 청구할 수 있나요?
할 수 있습니다. 보정 단계에서 각하로 가는 경계는 요지변경 판단 기준 3가지에서 다뤘습니다.
다만 증거와 특정을 다시 갖춰야 해 시간과 비용이 또 듭니다.
처음 청구서를 낼 때 상대 제품 자료를 함께 묶어 두는 편이 결국 빠릅니다.
적극적 권리범위확인심판, 증거부터 맞춰 보셔야 합니다
상대 제품과 적어 낼 발명이 어긋나면 본안 판단을 받지 못합니다.
카탈로그·사양서·거래 자료로 구성을 먼저 대조해 두는 편이 안전합니다.
심판원에서 근무한 변리사가 그 대조부터 함께 봅니다.
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전화 상담은 대표번호 1566-7190 으로 연결됩니다.
