상대 특허가 부당해 보여도 아무 이유나 들어 무효심판을 걸 수는 없습니다.
법에 적힌 사유만 됩니다.
한 번 준 독점권을 되돌리려면 법률에 근거가 있어야 하기 때문입니다.
무효사유, 법에 적힌 것만 됩니다
특허법 제133조 제1항은 무효심판을 청구할 수 있는 경우를 여덟 개 호로 나누어 적고 있습니다.
예시가 아니라 한정해 열거한 것입니다. 그 밖의 이유로는 청구할 수 없습니다.
청구 단위도 정해져 있습니다. 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있습니다.
특허권이 이미 소멸한 뒤에도 청구할 수 있습니다(같은 조 제2항).
무효사유 여덟 가지는 무엇인가요?
| 호 | 어떤 경우 |
|---|---|
| 1호 | 제25조·제29조·제32조·제36조 제1항~제3항·제42조 제3항 제1호·제42조 제4항 위반 |
| 2호 | 특허받을 수 있는 권리가 없거나 공동출원(제44조) 위반 — 제99조의2 제2항으로 이전등록된 경우는 제외 |
| 3호 | 제33조 제1항 단서로 특허를 받을 수 없는 경우 |
| 4호 | 등록 후 특허권자가 제25조로 권리를 누릴 수 없게 되거나 조약 위반 |
| 5호 | 조약을 위반해 특허를 받을 수 없는 경우 |
| 6호 | 제47조 제2항 전단의 범위를 벗어난 보정 |
| 7호 | 제52조 제1항을 벗어난 분할출원, 제52조의2 제1항 전단을 벗어난 분리출원 |
| 8호 | 제53조 제1항을 벗어난 변경출원 |
실무에서 가장 많이 걸리는 것은 1호입니다. 신규성·진보성과 명세서 기재 요건이 여기 들어 있습니다.
6호부터 8호는 절차 쪽입니다. 보정·분할·분리·변경이 범위를 넘었는지 봅니다.
4호만 성격이 다릅니다. 등록된 뒤에 생기는 사유라 뒤에서 따로 봅니다.
무효가 되면 언제부터 없던 것이 되나요?
원칙은 소급입니다.
무효 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다(제133조 제3항 본문).
출원 전에 공개된 선행기술로 진보성이 부정됐다면 그 하자는 출원 시부터 있었던 것이기 때문입니다.
그런데 등록 뒤에 생긴 사유도 있습니다.
특허권자가 나중에 권리를 누릴 수 없는 자가 되거나 조약을 위반하게 된 경우입니다(1항 4호).
이때는 그 사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 봅니다(제3항 단서).
그 전까지의 효력은 그대로 남습니다. 손해배상 범위가 달라지는 자리입니다.
| 구분 | 무효 시점 |
|---|---|
| 1·2·3·5·6·7·8호 | 처음부터 (출원 시 소급) |
| 4호 | 그 사유에 해당하게 된 때부터 |
등록 직후라면 다른 길이 있습니다
무효심판은 이해관계인이나 심사관만 청구할 수 있습니다.
예전에는 등록 직후 일정 기간 누구나 무효심판을 걸 수 있었지만 2017년 3월 1일 시행 개정으로 없어졌습니다.
대신 특허취소신청이 들어왔습니다(제132조의2 이하).
- 누구든지 신청할 수 있다 — 이해관계가 없어도 된다
- 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월까지
- 사유가 제한된다 — 신규성·진보성·확대된 선출원·선출원 위반
- 기재불비 같은 사유는 무효심판으로만 다툴 수 있다
- 신청인은 기각결정에 불복할 수 없다
경쟁사 특허가 막 등록됐다면 이 6개월을 먼저 확인해야 합니다.
이해관계를 따로 세우지 않아도 되고 절차도 가볍습니다.
다만 기간이 지나면 남는 길은 무효심판뿐입니다.
그래서 경쟁사 등록공고를 주기적으로 보는 회사가 있습니다.
6개월은 선행기술을 찾아 정리하기에 길지 않은 기간입니다.
등록공고는 키프리스에서 확인할 수 있습니다.
무효사유, 누가 청구할 수 있나요?
현행 제133조 제1항은 청구인을 이해관계인 또는 심사관으로 정합니다.
다만 2호 본문의 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 청구할 수 있습니다.
자기 권리를 빼앗긴 사람이 다투는 유형이기 때문입니다.
이해관계가 인정되지 않으면 본안에 가지 못하고 각하됩니다.
경쟁 관계나 침해 경고를 받은 사실처럼 다툴 실익을 보여야 합니다.
청구 전에 이 부분부터 정리해 두는 편이 안전합니다.
무효 사유를 고를 때는 기술 내용을 읽어 어느 호로 갈지부터 정해야 합니다.
기율특허법인은 특허심판원 심판장 출신 변리사가 어느 호로 다툴지부터 함께 검토합니다.
조문은 국가법령정보센터에서 확인할 수 있습니다.
이 글을 검토한 전문가
박성호 변리사 — 특허심판원 심판장 출신, 특허청 국제특허출원심사1팀장·서울중앙지법 기술조사서기관 역임
기율특허법인 | 1566-7190
무효사유 관련 자주 묻는 질문
특허가 이미 소멸했는데도 무효심판이 되나요?
됩니다. 제133조 제2항이 소멸 후에도 청구할 수 있다고 정합니다. 과거 침해 다툼이 남아 있을 때 실익이 있습니다.
청구항 하나만 무효로 만들 수 있나요?
청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있습니다. 걸리는 항만 고르면 됩니다.
명세서가 부실한데 취소신청으로 되나요?
기재 요건은 취소신청 사유가 아닙니다. 무효심판으로 가야 합니다.
어느 호로 갈지부터 정하십시오
무효심판은 사유를 고르는 데서 절반이 결정됩니다.
호마다 요구하는 증거가 다르고 소급 시점까지 달라집니다.
절차와 대응 전략은 특허무효심판 절차 대응방법에, 선행기술조사 실무는 무효심판으로 돌파하는 법에 정리해 두었습니다.
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