국제상표출원이란

수많은 국제출원 경험과 노하우를 기반으로,
성공적인 해외진출의 밑바탕이 되어 드립니다.

해외상표출원2023-08-28T16:25:42+09:00

우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것처럼, 원칙적으로 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록받아야 합니다.

상표를 등록받고자 하는 대상국이 어디냐에 따라서 상표를 출원할 수 있는 방법이 다른데, 해외로 상표를 출원할 수 있는 방법을 크게 구분하면 다음과 같습니다.

해외상표출원방법
개별국가 직접 출원 방법

상표를 보호받기 원하는 개별국가에 직접 출원하는 방법입니다. 통상 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 출원하므로, 이를 “파리조약에 의한 상표출원” 또는 “개별국 출원”이라고 하며, 해당 국가의 법과 절차를 따라야 합니다.

마드리드 시스템 이용

마드리드 의정서는 파리조약 제19조의 특별 협약으로서 단일 기관(WIPO)이 단일 언어와 일원화된 절차를 통하여 동맹국간 상표출원을 진행하게 합니다.

마드리드 출원을 통해 하나의 국제출원서를 본국관청(한국 특허청)에 제출함으로써 다수의 국가에 동시에 상표출원을 할 수 있습니다.

지역기구/지역상표청 이용

다수국간의 조약에 의하여 공동으로 하나의 상표청 또는 지식재산권기구를 가지고 있는 경우, 이를 통해 상표를 출원하는 방법이 있습니다.

유럽 공동체 상표청(EUIPO), 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO), 베네룩스 상표청, 아프리카지식재산권기구(OAPI)에 대한 출원이 이에 해당합니다.

마드리드 출원

마드리드 의정서

세계 각국에서 등록받은 상표권을 국제등록부에서 일원적으로 관리하는, 해외에서 상표권 보호를 위한 원스톱 국제상표출원시스템입니다.
의정서 가입 국가를 다수 지정하여 일원화된 절차로 상표등록을 진행할 수 있으므로 절차 및 비용적인 면에서 큰 장점이 있으나, 상표의 일원적 관리로 인해 마드리드 출원의 기초가 되는 상표 출원/등록이 거절/무효 되는 경우에는 모든 지정국에서의 등록이 소멸된다는 단점도 존재합니다.

마드리드 특징

마드리드 시스템은 다국가 1출원 시스템이자, User-friendly System의 특징을 가지고 있습니다.

절차의 간소화 및 비용절감

국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 한번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있습니다. 이는 개별국가의 관청에 각각 출원을 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인의 편익을 제고하고 있습니다. 또한 원칙적으로 국제출원단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임비용을 절감할 수 있습니다.

<마드리드 의정서 체제에 의한 절차와 통상의 출원절차의 비교>

권리취득 여부의 명확성

지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 합니다. 만약 그 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받습니다. 따라서 출원인은 일정 기간 내에는 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 알 수 있습니다.

지정국의 추가 가능

마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있습니다.

상표권 관리의 일원화

명칭변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 됩니다.

마드리드 주의사항

마드리드 국제출원은 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 하여 국제출원을 할 수 있는데, 국제등록 후 5년간은 기초로 한 국내의 권리 변동에 종속됩니다. 이를 국제등록의 종속성 또는 집중공격이라고 말합니다. 즉, 기초출원의 지정상품 삭제, 거절결정 또는 등록된 권리가 존속기간 미 갱신, 무효 등으로 소멸되면 마드리드 국제등록도 소멸된 범위만큼 취소되며, 미국, 일본 등의 지정국에서 상표권을 획득하였다 하더라도 이 원칙이 적용됩니다.

따라서, 마드리드 국제출원을 이용하시기 전에 국내 기초 출원 또는 등록된 권리의 변경 가능성 및 이에 따른 마드리드 국제등록의 영향을 검토해 보시는 것이 좋습니다.

마드리드 동맹은 2019년 9월 현재 총 105개 회원(121개국)으로 구성되어 있으며, 마드리드 협정과 의정서에 모두 가입한 회원국과 마드리드 의정서만을 가입한 회원국으로 구분할 수 있습니다.

개별국 상표출원
제도소개

등록주의를 표방하고 있는 우리나라는 선출원주의를 원칙으로 하나, 미국은 선사용주의를 채택한 나라입니다. 따라서 미국에서 상표등록을 받기 위해서는 해당 상표를 사용하고 있어야 하고, 사용증거를 제출해야 상표등록을 받을 수 있습니다.  예외적으로 외국에서 상표를 등록하였다면(예:한국 등록상표) 동일상표를 동일한 업종에 대하여 미국에 상표 출원시 사용증거 제출기한을 등록 후 5년차까지 유예할 수 있습니다.  미국, 출원에서 등록까지 대략 1년의 기간이 소요됩니다.

1) 상표출원의 기초

상표를 등록받기 위해서는 실제로 그 상표를 출원에 관련된 상품 및 서비스에 사용하고 있거나 외국에 등록되어 있어야 합니다.
이와 관련하여, 상표출원의 기초를 아래 4가지 중 선택해야 합니다.

  • 사용예정(Intent-to-Use)
    출원시점에는 상표를 사용하지 않지만 이후 사용예정인 경우 선택할 수 있습니다. 추후 심사가 통과되어 등록이 결정되면, 등록결정일로부터 6개월 이내 미국에서 상표를 사용하고 있다는 사용증거를 제출해야 등록이 완료됩니다. 동 사용증거 제출기간은 6개월씩 5번, 최대 3년까지 기간연장이 가능합니다.
  • 사용중(Actual-Use)
    출원시점에 미국에서 상표를 사용중인 경우 선택합니다. 따라서 출원시 사용증거(제품사진, 브로셔, 웹사이트 등)를 제출해야 하지만 차후 등록결정 후 별도로 사용증거를 제출할 필요가 없어 등록이 다소 빠르기 완료됩니다.
  • 외국출원 또는 등록(Home application or registration)
    외국출원 또는 등록을 출원근거로 선택할 수 있습니다. 우리나라에 출원되었거나 등록된 상표를 근거로 미국에 출원하는 경우 반드시 동 출원근거를 선택해야 합니다. 별도의 사용증거자료를 제출할 필요는 없으나, 등록결정 후 반드시 국내상표등록의 등록원부와 등록증을 번역하여 미국 특허청에 제출해야 합니다. 만약, 미국에서 등록결정이 되었는데 한국에서 등록되지 않았다면 거절될 수 있으므로 이에 대비하여 사용예정(intent to use)를 출원의 기초에 함께 포함시키는 것이 일반적입니다.
2) 지정상품 포괄명칭의 거절

한국은 특허청이 고시한 명칭에 한하여 지정상품의 포괄명칭이 허용되나, 미국은 허용되지 않습니다. 따라서 출원 전 현지대리인과 충분히 협의하여 미리 검토 후 출원을 하는 것이 추후 거절대응 비용의 발생을 막을 수 있습니다.

3) 등록상표의 사용

미국에 특유한 제도로서, 미국에서 등록된 후 처음 5년이 지나면 현재 당해 상표를 사용하고 있다는 사실을 입증하는 서류를 특허상표청(USPTO)에 제출하여야 합니다. 만약 사용하고 있지 않을 때에는 사용하지 아니하는 특별한 이유와 상표를 포기하지 않았다는 증빙서류를 특허청에 제출하여야 합니다.

절차 및 등록까지의 소요기간
  • 상표출원 ⇢ 심사 (출원부터 약 4개월 소요) ⇢ 출원공고 (별도의 거절사유를 발견하지 못한 경우) ⇢ 이의신청 (출원공고일로부터 30일 이내 이의신청이 없는 경우)
    등록결정 (사용증거 제출) ⇢ 등록완료 (등록 후 5~6년차 사용증거 제출)
  • 출원부터 등록이 완료되는 시점까지 총 1년 미만의 기간이 소요됨
필요서류
  • 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소
  • 상품류, 상표견본
  • 외국 또는 국내 상표등록증, 사용증명에 따른 상표샘플과 사용선언서
  • 필요한 경우 우선권 서류
  • 위임장 불필요 (현지대리인이 준비하는 Application form의 Declaration에 출원인이 서명)
출원소요비용(1상표, 1류당)
  • 관납료 : $225 (미국상표청 기준 공식명칭) / $275 (미국상표청 기준 비공식명칭)
  • 위의 비용에 현지대리인 비용과 국내대리인 비용이 더해집니다.
※ 미국특허청 인터넷 사이트 http://www.uspto.gov
제도소개

최근 중국 업체에 의한 상표 선점 및 침해 행위가 빈번한 만큼 다른 어느 나라에서보다도 중국내 상표권 확보가 필수적이라 할 수 있습니다.
출원에서 등록까지는 대략 1년정도 소요되며, 중국 상표법은 우리 상표법과 거의 유사하나 다음과 같은 차이점이 있습니다.

1) 다류 출원 불가

우리나라는 1상표 다류출원주의를 택하였으나 중국은 다류출원이 불가하여 각 류 별로 출원해야 하며, 지정상품이 10개를 초과하면 별도 요금이 부과됩니다.

2) 의견서 제출 기회 없음

상표출원에 대해 심사관이 거절이유를 통지한 경우 상품의 삭제 이외에 의견서 제출이 불가하며 거절결정에 대해 불복심판을 청구한 경우에 의견서를 제출할 수 있습니다. 또한 우리나라는 3심제 원칙상 심판에 대해 다시 심결취소소송을 제기할 수 있으나 중국상표법은 이를 인정하지 않습니다.

3) 권리불요구제도

출원상표 일부에 식별력이 없는 경우에 해당부분에 대해 권리를 요구하지 않겠다는 신청을 하여 나머지 식별력이 있는 상표로서 등록받을 수 있습니다.

4) 홍콩 상표 등록

홍콩은 97년 중국에 반환되었으나 50년간 독립 체제를 유지하기로 약정함에 따라 별도로 홍콩에 대한 등록을 진행하여야 합니다.

절차 및 등록까지의 소요기간
  • 상표출원상표신청 수리통지서(출원부터 약 15~20일) ⇢ 심사 (출원부터 약 5~6개월 소요) ⇢ 출원공고 (별도의 거절사유를 발견하지 못한 경우)
    이의신청 (출원공고일로부터 3개월 이내 이의신청이 없는 경우) ⇢ 등록결정등록완료
  • 출원부터 등록이 완료되는 시점까지 총 1년 이상의 기간이 소요됨
필요서류
  • 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소
  • 위임장 (scan copy도 가능)
  • 법인 – 사업자등록증명 (certificate of business registration)
  • 개인 – 주민등록증 또는 여권사본
  • 상품류, 상표견본
  • 필요한 경우 우선권 서류
출원소요비용(1상표, 1류당)
  • 관납료 : $88 (지정상품 10개 미만으로 한정)
  • 위의 비용에 현지대리인 비용과 국내대리인 비용이 더해집니다.
※ 중국특허청 인터넷 사이트 https://english.cnipa.gov.cn/
제도소개

일본 상표법은 우리법과 마찬가지로 선출원에 의한 등록주의를 채택하고 있는 국가로서 심사기준 및 심사방법이 거의 유사하며, 출원에서 등록까지 대략 10~14개월 정도 소요됩니다.

절차 및 등록까지의 소요기간
  • 상표출원 ⇢ 심사 (출원부터 약 8개월 소요) ⇢ 출원공고 (별도의 거절사유를 발견하지 못한 경우) ⇢ 등록결정 ⇢ 등록완료
  • 출원부터 등록이 완료되는 시점까지 총 10개월 정도의 기간이 소요됨
필요서류
  • 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소
  • 위임장 불필요
  • 상품류, 상표견본 (600픽셀 이상의 이미지 파일 또는 문자)
  • 필요한 경우 우선권 서류
출원소요비용(1상표, 1류당)
  • 관납료 : JPY 12,000 (하나의 상품류 출원, 상품류 추가시 JPY 8,600 추가)
  • 위의 비용에 현지대리인 비용과 국내대리인 비용이 더해집니다.
※ 일본특허청 인터넷 사이트 http://www.jpo.go.jp
제도소개

유럽공동체상표 출원시 하나의 출원으로 유럽국가 중 EC(European Community)에 가입되어 있는 27개 회원국에 대하여 하나의 언어로 된 출원서를 제출하여 원스톱으로 편리하게 등록을 받을 수 있습니다. 또한, 출원에서 등록까지 대략 8개월이면 절차가 종료됩니다.

1) 거절이유 및 이의신청

EU회원국 중 1개국에서만 거절이유가 존재하더라도 등록이 불가하고, 각 EU의 선권리자에 의하여 이의신청이 가능하므로 다수의 이의신청이 제기될 가능성이 존재하여 이에 대응비용이 증가할 수 있습니다.

2) 선순위 주장

기존 개별국 상표를 선순위권 주장을 통해 유럽공동체상표로 통합가능합니다.

3) 영국의 브렉시트와 관련하여

EU상표는 유럽연합 탈퇴일로부터 원칙적으로 EU상표규정(제1조 제2항)에 의해 더 이상 영국에서 보호받을 수 없습니다. 따라서 탈퇴 이후에 출원되는 유럽상표 뿐만 아니라 탈퇴 이전에 출원되거나 등록된 상표 또한 영국에서 효력이 중지됩니다. 그러나 탈퇴 전에 출원되거나 등록된 유럽공동체 상표가 영국에서 보호가 중단되게 되면, 거대한 혼란이 야기되기 때문에 영국에서는 영국법에 따른 권리로 전환시킨다는 방침을 발표했습니다.

또한, 여전히 탈퇴 당시에 심사 계류중인 삼표의 경우 등 난제들이 남아있습니다. 따라서 해당 부분은 전적으로 영국법에서 규정하는 바에 따라 달라지리라 예상됩니다.
혼란의 최소공백에 대한 문제는 차치하고, 지금으로서 확실한 것은 탈퇴이후에 출원된 유럽공동체 상표는 더 이상 영국에서는 효력이 없고, 그 효력범위는 영국을 제외한 27개국에만 적용된다는 것입니다.

※EC 가맹국 28개국 명단

벨기에, 독일, 프랑스, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 덴마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 키프로스, 체코 공화국, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 말타, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 루마니아, 불가리아

절차 및 등록까지의 소요기간
  • 상표출원 ⇢ 심사 ⇢ 출원공고(별도의 거절사유를 발견하지 못한 경우) ⇢ 등록결정 ⇢ 등록완료
  • 출원부터 등록이 완료되는 시점까지 총 8개월 정도의 기간이 소요됨
필요서류
  • 출원인 인적사항 : 국적, 성명, 주소
  • 위임장 불필요
  • 상품류, 상표견본
  • 필요한 경우 우선권 서류
출원소요비용(1상표, 1류당)
  • 관납료 : EUR 850(1개류), EUR 900(2개류), EUR 150(3개류)
  • 위의 비용에 현지대리인 비용과 국내대리인 비용이 더해집니다.
※ 유럽공동체상표청(CHIM) 인터넷 사이트 http://www.oami.europa.eu

지식재산권을 보호하는 특허 전략의 파트너
기율특허법률사무소

기율은 지식재산권을 통해
고객을 보호하고 고객에게 더 높은
가치를 제공하는 것을 사명으로 합니다.

다년간의 실전 경험과 쌓아온 노하우로
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